18 de julio 2023
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18 de julio 2023
Uno de los elementos más importantes con los que cuentan las empresas o profesionales es su marca o nombre comercial, que identifica su actividad frente a la del resto de competidores. De esta forma, su protección y la regulación de su uso por parte de terceros se convierte en un elemento vital para evitar que la marca se vea afectada de forma negativa por la actividad de terceros, así como que terceros se puedan beneficiar de forma injusta de su prestigio.
En la presente guía se mencionarán, una vez determinado qué es lo que se entiende por una marca o nombre comercial, las posibles vías a través de as cuáles se podrá permitir el uso o ceder su propiedad de forma que se garantice protección frente a posibles abusos que puedan realizar terceros.
La marca o nombre comercial son signos distintivos, con las siguientes notas distintivas:
Se considera como marca todos aquellos signos distintivos o símbolos que sirven para identificar el origen y características de productos o servicios en el mercado (p. ej. permite identificar la calidad de un vino, la calidad en la fabricación de un mueble, las características o calidad de un determinado vehículo, etc.). La marca puede ser así una palabra o denominación (p. ej. Joma, Zara, Renault, etc.), un conjunto de siglas o iniciales (p. ej. JP Morgan), un logo, un determinado color asignado a un producto o formas tridimensionales que identifiquen un producto (p. ej. la forma del envase donde se transporta el producto como puede ser una botella de Coca Cola o Pepsi), o una mezcla o combinación de estos elementos, entre otros.
Esta marca o símbolo distintivo se inscribirá en el registro de marcas de los países en los que se comercializarán productos o servicios bajo la marca (en el caso español, se registrarán en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)) con el fin de prevenir su uso por parte de terceros dentro del mercado español. También cabe la posibilidad de que se realice la licencia de una marca de la Unión Europea (conocida anteriormente como marca comunitaria) inscrita en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Este tipo de marca puede ser utilizada en todos los países integrantes de la Unión Europea.
Las marcas registradas se suelen identificar colocando los símbolos R, MR o TM a su lado, incluyendo su número de registro. Por otro lado, el registro de la marca será por tiempo indefinido siempre que se mantenga su uso en el tiempo y se renueve su registro cada cinco años.
Se considera como nombre o denominación comercial todos aquellos signos distintivos o símbolos que sirven para identificar a una empresa o negocio frente a otros de la competencia. El nombre comercial podrá coincidir con la denominación social (nombre) de una empresa o negocio, pero no es necesario que coincidan en ningún caso.
La denominación social es el nombre de la empresa que figura en sus estatutos y en el Registro Mercantil. Este nombre suele junto a la abreviatura de su forma social (p. ej. Repsol S.A., Santa Sofía, S.L., etc.).
Al igual que las marcas, los nombres comerciales deben registrarse en cada mercado donde sean utilizados (en España se inscribirían ante la Oficina Española de Patentes y Marcas), lo cual permite proteger el nombre comercial frente a terceros que puedan intentar hacer uso del mismo.
El registro del nombre comercial se podrá mantener de forma indefinida siempre que se mantenga su uso en el tiempo y se renueve su registro cada cinco años.
Una de las vías más habituales para permitir que terceros puedan hacer uso de una marca a terceros es mediante la concesión de una licencia o derecho de uso que se podrá acordar mediante la firma del correspondiente contrato de licencia de marca. A continuación, se detallan las principales características de este tipo de contrato:
El otorgamiento de una licencia de uso de una marca o nombre comercial en favor de un tercero se podrá inscribir en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante el correspondiente formulario con el fin de permitir a terceros conocer de la existencia de esta licencia.
En el caso de que la licencia sea en exclusiva, el licenciante (titular o propietario de la marca) no podrá ceder el uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet a otra persona, teniendo así el licenciatario (persona a la que se permite el uso de la marca) la facultad de explotarla de forma única (solo el licenciatario puede hacer uso de la marca o nombre comercial).
Si, por el contrario, la licencia es no exclusiva, el licenciante podrá facilitar la marca, nombre comercial o dominio de internet a otras personas, e incluso, podrá explotar la marca, nombre comercial o dominio de internet por sí mismo (p. ej. si se transfiere la licencia de una marca de ropa deportiva de forma no exclusiva, el propio titular podrá continuar comercializando los productos, además de poder conceder más licencias en favor de otras empresas o distribuidores).
Por otro lado, la marca, nombre comercial o dominio de internet podrá ser transferible o no transferible. En el caso de que la cesión sea transferible, el licenciatario podrá sublicenciar o ceder de forma no exclusiva el uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet a otros usuarios (p. ej. si la licencia es transferible, el licenciatario podrá acordar con otra persona para que puedan también utilizar la marca). Por contra, si es no transferible, el licenciatario no podrá ceder o transmitir la licencia en favor de otras personas.
En principio, el contrato de licencia de uso se considerará no exclusivo e intransferible, salvo que las partes acuerden lo contrario, de forma expresa, en el contrato.
El licenciatario podrá hacer pleno uso de la marca o nombre comercial en el desarrollo de su actividad económica, siempre que respete la instrucciones o condiciones expresadas por el licenciante. Entre otras, este podrá establecer los requisitos para el posible uso de la marca junto a otras del licenciatario, los mínimos de calidad que deberá cumplir los productos que se deseen distribuir bajo la marca, podrá detallar los medios de comunicación concretos en los que el licenciatario podrá publicitar la marca, etc.
Por otro lado, dada la importancia de la marca o nombre comercial y el prestigio inherente a las mismas, el licenciante podrá establecer restricciones o limitaciones en el uso de la marca por parte del licenciante. Así, se podrá limitar las campañas de publicidad de la marca (p. ej. podrá exigir que las campañas de promoción de la marca sean dirigidas directamente por el licenciante), se podrá exigir un mínimo de calidad de los productos que se comercializarán con la marca, se podrá señalar un mercado geográfico concreto dentro del cual se podrá hacer uso de la marca, etc. De esta forma, puede controlar en su totalidad la difusión de estos símbolos de acuerdo con su estrategia comercial con el fin de tratar de evitar que el licenciatario pueda perjudicar la imagen de la marca o nombre comercial ejecutando una mala campaña de promoción.
Por último, el licenciatario podrá, si así lo aprueba el licenciante, ejercer todas las acciones judiciales necesarias para la defensa de la marca o nombre comercial (p. ej. ejercer una acción de cesación contra aquellos que estén haciendo un uso inadecuado de la marca, solicitar daños y perjuicios por el uso no permitido de la marca llevado a cabo por terceros, etc.).
La cesión de una marca o nombre comercial supone la transmisión o venta de los derechos de propiedad de la marca o nombre comercial. De esta forma, el cesionario, es decir, la persona que recibe la marca, pasará a ser su nuevo titular o propietario. Tras la firma de este contrato, el cedente no podrá seguir haciendo uso de la marca o nombre comercial ni licenciarla a otras personas como si era posible en el caso anterior.
El cambio de titularidad de una marca española se deberá inscribir ante Oficina Española de Patentes y Marcas, rellenando la solicitud destinada a tal fin.
Para llevar a cabo dicha solicitud, será necesario adjuntar el presente contrato al correspondiente certificado de transmisión debidamente cumplimentado proporcionado por la Oficina antes mencionada.
Una vez presentados estos documentos, la Oficina Española de Patentes y Marcas registrará el cambio de titularidad. Esta oficina únicamente se podrá negar a este cambio si entiende que podría llevar al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales se encuentra registrada (p. ej. si se cede una marca de vinos Ribera de Duero a una bodega que comercializa vinos Rioja se puede confundir al consumidor sobre el origen del vino, o si una marca de embutidos ibéricos es cedida a una empresa que distribuye productos cárnicos que no cumple con la denominación de origen Ibérico se podría confundir a los clientes sobre el verdadero origen de la carne).
Esta denegación en los casos de posible confusión se podrá evitar si el cesionario (la persona que adquiere la marca) acepta limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa (p. ej. la marca cárnica transmitida se utilizará únicamente para comercializar la línea de productos ibéricos del nuevo titular).
Por último, una de las situaciones más comunes en las que tiene lugar el traspaso de una marca o nombre comercial, es en los casos de compraventa de empresas o traspaso de negocios. La marca y sus características forman parte del denominado Know-how o fondo de comercio (activo inmaterial de la empresa), y por tanto, son un elemento esencial del activo del negocio objeto de traspaso o venta.
En estos casos, es muy importante recoger en el correspondiente contrato de compraventa de empresa o, en su caso, de traspaso de negocio, un listado detallado de las marcas o nombres comerciales titularidad de la empresa o negocio objeto de traspaso. Este listado se podrá confeccionar durante el periodo de due diligence, es decir, el periodo en el que se valora la situación de la empresa y que servirá de base para la redacción de las correspondientes manifestaciones y garantías que firmará el vendedor.
En el informe de due diligence se deberá señalar no solamente el número total de marcas o nombres comerciales del cliente, sino que también todas las posibles licencias u otros contratos que permitan a terceros hacer uso de la marca (p. ej. contratos de franquicia o de distribución).
En estos casos no será necesario comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas el cambio de titularidad ya que las marcas o nombres comerciales siguen siendo propiedad de la empresa. Lo que ocurre en este caso es que la empresa pasa a ser propiedad del comprador y, por tanto, el adquirente podrá hacer uso de la marca.
Las marcas o nombres comerciales son uno de los elementos esenciales que forma parte del denominado know-how, es decir, del activo inmaterial de la empresa que debe ser especialmente protegido, sobre todo cuando la empresa desea permitir a terceros su uso.
Una de las principales opciones que dispone el titular de la marca para permitir el uso de la misma por parte de terceros es la firma de un contrato de licencia de marca, que podrá ser en exclusiva o no, y que recogerá las condiciones concretas en las que se podrá hacer uso de la marca. En todo caso, el licenciante mantendrá la propiedad de la marca y el licenciatario solo podrá hacer uso de la misma de acuerdo con las condiciones de la licencia.
Por otro lado, si el titular lo que desea es transferir la marca de forma permanente podrá acordar la firma del correspondiente contrato de cesión de marca. En este caso, la persona a cuyo favor se cede la marca pasará a ser el nuevo propietario.
Finalmente, en el caso de compraventa de empresas, es importante que se detallen correctamente las marcas de titularidad de la empresa, así como se analice su situación legal a los efectos de confirmar la correcta inscripción de la marca o nombre comercial.