Requerimiento por infracción de propiedad industrial o intelectual

El requerimiento por infracción de propiedad industrial o intelectual permite que una persona física (un particular) o jurídica (una empresa, una asociación) le requiera o exija a otra (persona física o jurídica) que cese en la violación de la propiedad industrial o intelectual de la primera. La diferencia entre ambas es la siguiente:

• La propiedad industrial en España se compone por diversos derechos: diseños industriales (protegen la apariencia externa de los productos), marcas (protegen combinaciones gráficas y/o de nominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios), patentes y modelos de utilidad (protegen invenciones consistentes en productos).
• Por el contrario, en la propiedad intelectual se protege las creaciones únicas de los autores y no producidas industrialmente. Dichas creaciones suelen ser obras literarias (novelas, poemas, obras de teatro...etc), así como películas, pinturas, fotografías...etcétera.

Este documento permite intentar resolver de forma amistosa la infracción de propiedad intelectual o industrial cometida por la otra parte antes de recurrir a la vía judicial.

¿Qué es una infracción de propiedad industrial o intelectual?

Se entiende por "infracción" toda utilización por una persona física o jurídica de una marca, diseño industrial, invención industrial u obra sujeta a derechos de autor, sin estar autorizada a ello. Dicha utilización conllevará normalmente un aprovechamiento de los derechos de explotación económica de la parte perjudicada, es decir, el infractor se estaría beneficiando económicamente por unos derechos que no le corresponden. En caso de no resolver amistosamente el conflicto, la parte perjudicada tendrá que acudir a la vía judicial, aportando este requerimiento extrajudicial como medio de prueba.

En el supuesto de que la parte titular o propietaria de una marca, de un diseño industrial, de una patente o de un modelo de utilidad, llegara a un acuerdo con la otra parte infractora respecto a los derechos de uso y explotación (es decir, le permite utilizar esta propiedad industrial), estas pueden celebrar los siguientes contratos: Contrato de licencia de uso de marca, Contrato de licencia de uso de patentes y modelos de utilidad, y Contrato de licencia de uso de software. Con estos contratos, se permite explotar la propiedad industrial a la otra parte (es decir, se otorga una licencia de explotación), sin que se transfiera, en ningún caso, la titularidad. Por otra parte, si la parte titular de los derechos de autor sobre una obra desea transferir la titularidad sobre esos derechos de autor, se puede celebrar un Contrato de cesión de derechos de autor, un Contrato de edición literaria, o un Contrato de edición musicial.

Si se ha recibido una resolución de suspenso de una marca, y lo que se necesita es defender la inscripción de la misma, el siguiente documento se encuentra mejor adaptado: escrito de contestación al suspenso de una marca. Se trata de un escrito de alegaciones en el que se indica los motivos por los cuales se defiende que la marca nacional que se pretende registrar no tiene similitud con ninguna otra marca.

¿Cómo utilizar este documento?

Este documento puede ser utilizado para exigir el cese de la violación de los siguientes tipos de propiedad industrial o intelectual:

• violación de una marca registrada (nacional o europea)
• violación de un diseño industrial
• violación de invenciones industriales (patentes o modelos de utilidad)
• violación de derechos de autor

Mediante esta carta-requerimiento, se le informa a la parte infractora de la infracción que está cometiendo y se le insta a cesar con dicha infracción y a desistir de hacerlo en un futuro. Asimismo, se debe dejar constancia de los derechos infringidos, por lo que es necesario que la parte perjudicada identifique de manera inequívoca su propiedad industrial o intelectual registrada a través del número de registro (adjuntar la copia del título de propiedad dará mayor fuerza o efectividad a este requerimiento).

Por último, la carta requerimiento debe informar de las consecuencias legales de la infracción (entre otras consecuencias legales está el cese de la infracción y el pago de daños y perjuicios por la infracción cometida).

Enviar un requerimiento extrajudicial antes de exigir el cumplimiento de una obligación por vía judicial permite, no solo resolver el conflicto de forma amistosa, sino también una disminución de los costes del procedimiento. Sin embargo este requerimiento no es un requisito necesario para poder recurrir a la vía judicial, por lo cual la ley no determina un plazo que la parte necesariamente debe dejar transcurrir entre el requerimiento extrajudicial y el ejercicio de la eventual acción judicial, en caso de persistencia en la violación de la propiedad intelectual o industrial por la otra parte. En todo caso, para que el requerimiento extrajudicial surta efecto, es necesario concederle un plazo para que cumpla su obligación.

Una vez redactado, incluir la firma de la parte requirente en el mismo y enviarlo a la parte incumplidora garantiza que el documento sea plenamente válido.

Para poder probar su envío (y contenido) en un eventual procedimiento judicial, es necesario que se transmita mediante un medio de comunicación fehaciente. Además del envío de una carta certificada a través de notario y el requerimiento notarial, se considera fehaciente el envío por burofax (a través de copia física u online) si se hace con certificado de su contenido y acuse de recibo.

Legislación aplicable

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas;

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes;

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial;

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

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