Contrato de cesión de marcas y nombres comerciales

¿Qué es un contrato de cesión de marcas y nombres comerciales?

El contrato de cesión de marca o nombre comercial es un acuerdo por el cual el titular o propietario de una marca, nombre comercial o dominio de internet (cedente) cede o transmite a un tercero (cesionario) la titularidad de cualquier de estos signos distintivos a cambio del pago de un precio o canon o, si se prefiere, de forma gratuita.

Esta transmisión puede ser sobre la totalidad de los productos o servicios recogidos bajo la marca, o bien de forma parcial sobre una parte concreta de los productos o servicios comercializados bajo una determinada marca, nombre comercial o dominio de internet.

En nuestra guía ¿Cómo puedo transmitir el uso de una marca o nombre comercial?, se recoge una mayor información sobre este contrato de cesión.

¿Qué tipos de signos distintivos pueden ser objeto de cesión mediante este contrato?

Las partes pueden acordar la cesión de los siguientes signos distintivos:

- Marcas registradas:

La marca es aquel signo distintivo o símbolo que sirve para identificar el origen y características de productos o servicios en el mercado. La marca puede ser una palabra o denominación, un conjunto de siglas o iniciales, un logo, un determinado color asignado a un producto o formas tridimensionales que identifiquen un producto (p. ej. la forma del envase en el que se transporta el producto), entre otros.

Las marcas registradas se suelen identificar añadiendo los símbolos R, MR o TM a su lado, incluyendo su número de registro. Por otro lado, el registro de la marca será de carácter indefinido, siempre que se mantenga su uso en el tiempo y se renueve su registro cada diez años.

- Nombres comerciales:

El nombre o denominación comercial es aquel signo distintivo o símbolo que sirve para identificar a una empresa o negocio frente a otros de la competencia. El nombre comercial podrá coincidir con la denominación social (nombre) de una empresa o negocio.

El registro del nombre comercial se podrá mantener de forma indefinida siempre que se mantenga su uso en el tiempo y se renueve su registro cada cinco años.

- Dominios de internet:

El dominio es un nombre que permite identificar un determinado sitio web o dirección de internet. Este nombre se puede solicitar en cualquier servidor o plataforma de internet registrada en el ICNN (The Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, organización encargada del control del registro de dominios a nivel internacional). Los servidores o plataformas son los encargados de alojar la página web y asignarle su dominio de forma indefinida a cambio de un precio o canon periódico.

En el caso de que las partes deseen acordar la transmisión de una invención (ya sea una patente, modelo de utilidad o diseño industrial), deberán firmar un contrato de cesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

¿Cuál es la principal diferencia entre este contrato de cesión y un contrato de licencia de marca?

El contrato de licencia de uso de marcas y nombres comerciales supone únicamente la cesión de los derechos de uso sobre la marca o nombre comercial, pero en ningún caso se produce la transmisión de la titularidad como sí ocurre a través de la cesión.

De esta forma, el contrato de licencia de uso permite a la persona que firma el contrato (licenciatario) hacer uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet. El titular podrá licenciar el uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet a terceros, e incluso, podrá, por sí mismo, seguir haciendo uso de la misma, siempre que no sea una licencia exclusiva. Por el contrario, en el contrato de cesión el nuevo titular de los derechos de propiedad de la marca, nombre comercial o dominio de internet será el cesionario, por lo que el cedente no podrá seguir haciendo uso de la marca ni licenciar la misma a otras personas.

En nuestra guía ¿Cómo puedo transmitir el uso de una marca o nombre comercial?, se recoge una información más detallada sobre la diferencia entre ambos tipos de contratos.

¿Es obligatoria la celebración por escrito de este contrato de cesión?

No, en principio no es obligatoria. Las partes pueden negociar un contrato de cesión de forma oral, es decir, acordar verbalmente la cesión del uso de una determinada marca.

Ahora bien, la firma del contrato de cesión por escrito permite fijar los requisitos de la cesión de la marca y facilita la prueba de su contenido en el caso de que cualquiera de las partes tenga que reclamar en vía judicial el cumplimiento del contrato.

¿Cuáles son los requisitos para la firma de un contrato de cesión?

El cedente de una marca, nombre comercial o dominio de internet debe ser su titular o propietario de los derechos de propiedad industrial sobre la marca. Este debe tener plena disposición sobre la marca, de tal forma que pueda transmitir su titularidad con total libertad.

Asimismo, no deben existir cargas sobre la marca o nombre comercial. En caso contrario, el cedente debe informar de esta circunstancia en favor del cesionario.

¿Quién puede firmar este contrato de cesión?

El contrato de cesión de una marca se puede formalizar tanto entre personas jurídicas o empresas, como entre personas físicas o individuales.

En el caso de que el cliente o el profesional sea una persona jurídica, este contrato debe ser firmado por un administrador de la empresa o una persona apoderada para representar a la empresa.

Las personas físicas pueden firmar este contrato personalmente, siempre que sean mayores de 18 años o mayores de 16 años emancipados (es decir, menores que no viven junto a sus padres) y tengan capacidad plena para la firma de documentos jurídicos. En los casos de menores de edad, o de personas incapacitadas judicialmente o declaradas como pródigos, este contrato deberá ser firmado por las personas que ejerzan la patria potestad o por sus representantes legales (p. ej. por un tutor o curador).

¿Qué es necesario realizar una vez que ha completado este contrato de cesión?

Una vez preparado, tanto el cedente como el cesionario deben firmar este contrato, ya sea personalmente o a través de su representante (p. ej. la persona apoderada para actuar en nombre del cedente). Las partes deben firmar en la parte señalada al final de contrato, así como en el margen izquierdo de cada una de sus páginas.

Asimismo, las partes deben firmar el contrato de cesión de marca ante un notario público para garantizar la correcta transmisión de la marca, nombre comercial o dominio.

Por último, el cesionario debe solicitar la inscripción de esta cesión en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Para poder realizar esta inscripción.

¿Qué documentos deben adjuntar las partes a este contrato de cesión?

Las partes pueden adjuntar libremente los documentos que deseen para clarificar el contenido del contrato o facilitar su interpretación, así como para demostrar la capacidad de cualquier representante o apoderado de las partes para su firma. Así, las partes pueden adjuntar, entre otros, los siguientes documentos:

• Certificado de titularidad de la marca emitido por la Oficina de Patentes y Marcas.
  
  
• La copia de la autorización o poder que permite a una de las partes firmar en nombre de la persona o empresa que representa, así como de sus documentos de identificación.
  
  
• Un informe o folleto en el que detalle todas las características de la marca y sus formas de uso.

¿Es necesario firmar este contrato de cesión ante notario público?

Las partes deben firmar este contrato ante notario público. Esto otorga una mayor garantía sobre su contenido y facilita su cumplimiento. Además, esto facilita la inscripción de esta cesión en la Oficina Española de Patentes y Marcas,

¿Es necesario inscribir este contrato de cesión en un registro público?

Una vez firmado este contrato, el cesionario debe solicitar la inscripción de esta cesión en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el fin de facilitar el uso de la marca frente a terceros. Es por ello que las partes deben firmar este contrato ante notario.

Para realizar la solicitud de inscripción, el cesionario debe adjuntar al presente contrato el denominado documento o certificado de transmisión debidamente cumplimentado.

¿Cómo se realiza el pago de los honorarios o precio de la cesión?

Las partes pueden decidir libremente los plazos y la forma en la que el cesionario realizará el pago del precio en favor del cedente. De esta forma, las partes deben remitirse a lo establecido en el contrato para determinar los plazos o periodos de pago.

¿Qué debe incluir este contrato de cesión?

El contrato de cesión de marca debe incluir, como mínimo, los siguientes puntos:

• El precio de la cesión y su forma de pago, o condiciones para el otorgamiento de una cesión gratuita.
  
  
• La descripción de la marca o nombre comercial, incluyendo su ámbito territorial de registro (español, europeo, etc.).
  
  
• El tipo de cesión de la marca, nombre comercial o dominio de internet, ya sea total, o parcial, es decir, determinar si la marca o nombre comercial se cede solo para ciertos productos o servicios, o sobre la totalidad de productos.
  
  
• La posible restricción de la capacidad del cedente para vender productos u ofrecer servicios similares a los de la marca transferida durante un periodo de tiempo concreto.

¿Cuál es la legislación aplicable a un contrato de cesión de marcas y nombres comerciales?

El contrato de cesión de marca queda sujeto a lo dispuesto en la Ley de Marcas 17/2001, de 8 de diciembre, sobre todo en lo expuesto en su artículo 48 y siguientes. En lo referente a las marcas de la Unión Europea, será de aplicación el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Por otro lado, también será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, así como a lo dispuesto en el Código Civil y Código de Comercio español.

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