Contrato de licencia de uso de marca

¿Qué es un contrato de licencia de marca?

El contrato de licencia de marca permite que el titular o propietario de una marca (licenciante) conceda una licencia o autorización de uso en favor de un tercero (licenciatario) sobre los derechos de explotación o uso de la misma. Este derecho de uso se otorga generalmente a cambio del pago de un precio o canon, aunque también es posible de forma gratuita.

Este contrato solo otorga una licencia de uso, es decir, no transfiere, en ningún caso, la propiedad de la marca.

En nuestra guía ¿Cómo puedo transmitir el uso de una marca o nombre comercial?, se recoge una mayor información sobre el contrato de licencia de marca.

¿Qué tipos de contrato de licencia de marca existen?

El contrato de licencia de uso de marca puede ser de carácter exclusivo o no exclusivo si la licencia se otorga únicamente al licenciatario o no. Así, si la licencia de uso se otorga de forma exclusiva, el licenciante no podrá licenciar o ceder el uso de la marca a otra persona, teniendo así el licenciatario la facultad de hacer uso de la marca de forma única. Asimismo, el licenciatario estaría legitimado para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido.

Por otro lado, la licencia sobre el uso de la marca podrá ser transferible o no según si el licenciatario puede, a su vez, otorgar licencias en favor de terceros (sublicenciar). En el caso de que la licencia sea transferible, el licenciatario podrá sublicenciar o ceder de forma no exclusiva el uso de la marca a otros usuarios.

Este contrato de licencia de marca es de carácter no exclusivo e intransferible.

¿Cuál es el tipo de contrato de licencia de marca más habitual?

El contrato de licencia de uso de marca más habitual es de carácter no exclusivo e intransferible, salvo que las partes acuerden lo contrario, de forma expresa, en el propio contrato de licencia.

¿Cuál es la principal diferencia entre este contrato de licencia y un contrato de cesión de marca?

El contrato de cesión de marca es un acuerdo por el cual la parte propietaria de una marca (es decir, el dueño de la marca al que se denomina cedente) cede o transmite a un cesionario la titularidad o propiedad sobre la marca a cambio del pago de un precio.

En contraposición a lo anterior, en el contrato de licencia de marca no se produce la cesión o transmisión definitiva de la titularidad sobre la marca, sino que únicamente se otorga un derecho de uso de la marca en favor de un tercero. El licenciante mantiene en todo momento la titularidad sobre la marca.

En nuestra guía ¿Cómo puedo transmitir el uso de una marca o nombre comercial?, se recoge una información más detallada sobre la diferencia entre ambos tipos de contratos.

¿Es obligatoria la celebración por escrito de este contrato de licencia?

No, en principio no es obligatoria. Las partes pueden negociar un contrato de licencia de marca de forma oral, es decir, acordar verbalmente la cesión del uso de una determinada marca.

Ahora bien, la firma del contrato de licencia de marca por escrito permite fijar los requisitos de la cesión de la marca y facilita la prueba de su contenido en el caso de que cualquiera de las partes tenga que reclamar en vía judicial el cumplimiento del contrato.

¿Cuáles son los requisitos para la firma de un contrato de licencia de marca?

El licenciante de una marca debe ser su titular o propietario de los derechos de propiedad industrial sobre la marca o, en el caso de ser un sublicenciante (es decir, es a su vez licenciatario de la marca), tener el permiso expreso del titular de los derechos de propiedad sobre la marca para realizar la sublicencia de la marca (la licencia debe ser transferible).

¿Quién puede firmar un contrato de licencia de marca?

El contrato de licencia de una marca se puede formalizar tanto entre personas jurídicas o empresas como entre personas físicas o individuales.

En el caso de que el cliente o el profesional sea una persona jurídica, este contrato debe ser firmado por un administrador de la empresa o una persona apoderada para representar a la empresa.

Las personas físicas pueden firmar este contrato personalmente, siempre que sean mayores de 18 años o mayores de 16 años emancipados (es decir, menores que no viven junto a sus padres) y tengan capacidad plena para la firma de documentos jurídicos. En los casos de menores de edad, o de personas incapacitadas judicialmente o declaradas como pródigos, este contrato deberá ser firmado por las personas que ejerzan la patria potestad o por sus representantes legales (p. ej. por un tutor o curador).

¿Cuál es el plazo de duración de este contrato de licencia?

Las partes pueden firmar un contrato de licencia de marca tanto por un periodo de tiempo determinado concreto (p. ej. por 3 meses), como por un periodo de tiempo indefinido, es decir, sin acordar una fecha de terminación concreta, sino que el contrato finalizará cuando así las partes lo decidan en el futuro.

¿Qué es necesario realizar una vez que ha completado este contrato de licencia?

Una vez preparado, tanto el licenciante como el licenciatario deben firmar este contrato de licencia de marca, ya sea personalmente o a través de su representante (p. ej. la persona apoderada para actuar en nombre del licenciante).

Las partes deben firmar en la parte señalada al final de contrato, así como en el margen izquierdo de cada una de sus páginas. Por último, la firma del contrato la pueden realizar a mano o con un certificado digital.

Asimismo, las partes deben firmar este contrato en dos ejemplares, ya que cada una de ellas debe conservar una copia.

Por último, tanto el licenciante como el licenciatario pueden solicitar la inscripción de esta licencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas. En este caso, las partes deben firmar el contrato de licencia de marca ante notario.

¿Qué documentos deben adjuntar las partes a este contrato de licencia de marca?

Las partes pueden adjuntar libremente los documentos que deseen para clarificar el contenido del contrato o facilitar su interpretación, así como para demostrar la capacidad de cualquier representante o apoderado de las partes para su firma. Así, las partes pueden adjuntar, entre otros, los siguientes documentos:

• Certificado de titularidad de la marca emitido por la Oficina de Patentes y Marcas.
  
  
• La copia de la autorización o poder que permite a una de las partes firmar en nombre de la persona o empresa que representa, así como de sus documentos de identificación.
  
  
• Un informe o folleto en el que detalle todas las características de la marca y sus formas de uso.

¿Es necesario firmar este contrato de licencia de marca ante notario público?

No, no es necesario. La firma de este contrato de licencia de marca ante notario público otorga una mayor garantía sobre su contenido y facilita su cumplimiento, pero, en este caso, es meramente opcional.

Ahora bien, si las partes desean inscribir esta licencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas, si que deberán realizar la firma del contrato de licencia de marca ante notario.

¿Es necesario inscribir este contrato de licencia de marca en un registro público?

En principio, no es necesario inscribir el contrato de licencia de una marca en un registro público. Ahora bien, tanto el licenciante como el licenciatario pueden solicitar la inscripción de esta licencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el fin de facilitar el uso de la marca frente a terceros. En este caso, las partes deben firmar el contrato de licencia de marca ante notario.

¿Cómo se realiza el pago de los honorarios o precio de la licencia?

Las partes pueden decidir libremente los plazos y la forma en la que el licenciatario realizará el pago del precio en favor del licenciante. De esta forma, las partes deben remitirse a lo establecido en el contrato para determinar los plazos o periodos de pago.

¿Qué debe incluir el contrato de licencia de marca?

El contrato de licencia de marca debe incluir, como mínimo, los siguientes puntos:

• El tipo de licencia que se desea conceder sobre la marca (exclusiva o no exclusiva, transferible o no transferible).
  
  
• El precio de la licencia y su forma de pago, o bien, las condiciones para la licencia gratuita.
  
  
• La extensión y contenido de la licencia, indicando todo aquello que puede o no hacer el licenciatario con la marca, nombre comercial o dominio de internet.
  
  
• La fecha de inicio y la duración del contrato.
  
  
• El ámbito territorial específico en el que el licenciatario podrá hacer uso de la marca.
  
  
• La finalidad para la que el licenciante realiza la licencia de la marca.
  
  
• Las instrucciones o normas que el licenciatario debe seguir a la hora de hacer uso de la marca.

¿Cuál es la legislación aplicable a un contrato de licencia de una marca?

El contrato de licencia de uso de marca y nombre comercial queda sujeto a lo dispuesto en la Ley de Marcas 17/2001, de 8 de diciembre, sobre todo en lo expuesto en su artículo 48 y siguientes. En lo referente a las marcas de la Unión Europea, será de aplicación el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Por otro lado, también será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, así como a lo dispuesto en el Código Civil y Código de Comercio español.

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