20 de octubre 2023
20 de octubre 2023
La marca es uno de los elementos más importantes de la empresa, clave a la hora de facilitar la comercialización de sus productos o servicios. El uso de una determinada marca permite informar sobre la calidad y características de los productos o servicios. De esta forma, el uso inadecuado o sin permiso de una marca por parte de un tercero puede suponer un grave daño para su titular que le puede llevar, incluso, al cese de su actividad.
En esta guía, se tratará de informar de las posibles acciones o vías que puede seguir el titular o dueño de una marca para evitar que sea utilizada de forma ilegal o sin permiso por parte de terceros, y solucionar las situaciones en las que existe un uso inadecuado de su marca:
Se entiende por marca todos aquellos signos distintivos o símbolos que sirven para identificar el origen y características de un determinado producto o servicios. La marca puede ser así una palabra o denominación, un conjunto de siglas o iniciales, un logo, un determinado color asignado a un producto o formas tridimensionales que identifiquen un producto (p. ej. la forma del envase donde se transporta el producto), entre otros.
Esta marca o símbolo distintivo se debe inscribir en el registro de marcas de los países donde se comercializarán productos o servicios. Las marcas se registrarán en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) si se desea prevenir su uso ilegal por parte de terceros dentro del mercado español.
El titular o propietario de una marca deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de su marca y evitar que terceros puedan hacer uso de esta sin su autorización. La principal medida que debe llevar a cabo es el registro de la marca. En concreto, se deberá registrar la marca en el mercado o mercados en los que el titular tiene intención de comercializarla. Así, por ejemplo, si el titular solo va a operar en el mercado español, la inscripción de la marca se deberá llevar a cabo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal y como se ha señalado en el apartado anterior.
El registro de una marca conferirá a su titular un derecho de uso exclusivo sobre la misma, de tal forma que terceras personas podrán hacer uso de la marca únicamente si así les autoriza de forma expresa su titular. Esta autorización se puede llevar a cabo mediante el otorgamiento de una licencia de uso.
Ahora bien, el titular de la marca solo podrá exigir la protección de la marca o ejercitar alguna de las acciones recogidas en el apartado siguiente si, durante los últimos cinco años, la marca ha sido efectivamente utilizada para distribuir o vender los productos o servicios para los cuales está registrada (p. ej. si el titular tiene una marca de zumos naturales deberá haber hecho uso de esta marca para la distribución de zumos o batidos en los últimos cinco años).
La inscripción en el registro se deberá renovar de forma periódica. En el caso de las marcas inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, la renovación se deberá realizar cada cinco años, debiendo el titular demostrar que está haciendo un uso adecuado de la misma.
El titular de una marca tiene la posibilidad de evitar o impedir que terceras personas puedan realizar un uso inadecuado o no autorizado de la misma. En concreto, el titular podrá ejercitar acciones civiles (para solicitar el cese y/o solicitar una compensación económica) e, incluso, acudir a la vía penal en los casos más graves (esta vía tiene como fin solicitar la condena de la persona que viola la marca con una multa o de cárcel) que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.
El titular de la marca tiene derecho a ejercer una o varias de las siguientes acciones en el momento que descubra que alguien está haciendo un uso inadecuado o sin permiso de su marca. Estas acciones se deberán ejercitar ante un juez, el cual, en base a las pruebas aportadas, decidirá sobre lo solicitado por el titular, sin entrar a valorar, en ningún caso, la posible existencia de un delito penal:
El titular de la marca puede ejercer a la vez varias de las acciones indicadas a continuación (p. ej. se puede exigir el cese en el uso fraudulento de su marca, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, y su posible responsabilidad penal a la vez).
El titular de la marca puede acudir directamente ante un juez para exigir a un tercero que cese el uso fraudulento o inadecuado de está realizando de su marca. De esta forma, se trata de conseguir que no se continúe con el uso de la marca que está perjudicando a su titular.
Antes de acudir a la vía judicial el titular de la marca puede enviar un requerimiento para solicitar al infractor que deje de utilizar de forma fraudulenta la marca.
El titular de la marca puede solicitar que se retiren del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualquiera otros documentos con los que haya realizado la violación de la marca (p. ej. retirar los anuncios de las camisetas que se venden haciendo uso de una marca que se puede confundir con la del titular). Asimismo, el titular de la marca podrá solicitar el embargo o la destrucción de los medios utilizados para cometer la infracción (p. ej. puede solicitar la destrucción de las máquinas a partir de las cuales se elaboraban los bolsos que utilizaban la marca de forma ilegal).
El titular de la marca podrá también solicitar la destrucción o, si lo desea, la cesión con fines humanitarios (es decir, la entrega de los productos a ONGs u organizaciones para destinarlas a personas con pocos recursos), de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación de la marca o logotipo sin afectar al producto (p. ej. se puede retirar fácilmente la etiqueta en las que se hizo un uso irregular de la marca) o cuando la destrucción del producto dé lugar a un perjuicio desproporcionado al infractor.
El juez encargado del caso será el que determine si es adecuado o no proceder a la destrucción de los productos en los que se hace un uso ilegal de la marca.
La persona que hace uso fraudulento de la marca será la que deberá asumir los costes de destrucción de los productos en los que se usaba de forma ilegal la marca así como de las máquinas utilizadas para su fabricación.
El titular de la marca puede solicitar una indemnización que se calculará teniendo en cuenta el daño sufrido, así como el lucro cesante o beneficio que el titular no ha podido conseguir por culpa de este uso inadecuado de la marca (p. ej. se puede recoger una estimación de las prendas que no ha podido vender con su marca por culpa de los productos vendidos de forma ilegal por el infractor).
Esta indemnizacion se podrá exigir a todos los que hayan hecho un uso ilegal de la marca o sin el consentimiento de su titular. También se podrá exigir esta indemnización a los responsables de la comercialización de los productos en los que se hace un uso ilegal de la marca (p. ej. se podrá exigir la indemnización a la tienda que está vendiendo los productos que han sido previamente distribuidos por el infractor).
Por otro lado, todas las demás personas que hayan colaborado en el uso fraudulento de la marca solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados cuando:
Si así lo solicita, el titular de la marca podrá obtener la propiedad sobre los productos, materiales y medios embargados por violar su marca. En este caso, se restará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios (es decir, si el valor de los bienes embargados que se otorgarán al titular de la marca es de 10.000 euros, esta cantidad se restará a la indemnización que el infractor deberá pagar al titular de la marca). Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.
El titular de la marca puede exigir la publicación de la sentencia a costa del infractor en medios de comunicación con el fin que se conozca de forma general el uso fraudulento de la marca. Además, se podrá solicitar la notificación de la sentencia a las posibles personas interesadas (p. ej. su envío a los dueños de las tiendas en las que se distribuyen los productos del titular de la marca para que conozcan que se había hecho un uso ilegal de la marca).
El titular de la marca también podrá ejercer las acciones señaladas en los apartados anteriores contra los intermediarios a cuyos servicios haya recurrido el infractor (p. ej. puede demandar a los almacenes en los que se guardan los productos ilegales, a los fabricantes que han elaborado los productos en los que se puso la marca ilegal, etc.).
Estos intermediarios responderán de acuerdo con la gravedad o importancia de su actuación y su grado de conocimiento de la violación que se ha realizado de la marca.
Además de las acciones anteriormente citadas, el titular de la marca podrá acudir a la vía penal para denunciar la posible existencia de un delito contra la propiedad industrial cometido por la persona que hace un uso fraudulento de la marca.
En concreto, el infractor podrá ser castigado con penas de uno a cuatro años de prisión y de doce a veinticuatro meses de multa (la cuantía específica en euros la decidirá el juez según la gravedad del delito) siempre que:
Asimismo, será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el infractor que distribuya o comercialice en tiendas, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen una marca confundible con la del titular. En todo caso, esta conducta será delito si:
El titular de una marca podrá ejercer diversas acciones para impedir su uso ilegal o sin permiso siempre que esta se encuentre correctamente registrada y que el titular esté realizando un uso habitual de la misma.
Entre las principales acciones de las que dispone el titular de la marca, destaca la acción de cesación por la que se puede solicitar al infractor que deje de realizar el uso inadecuado de la marca, así como la posibilidad de solicitar la destrucción de todos los productos en los que se recoge la marca de forma ilegal o su donación a ONGs u organizaciones sociales. Asimismo, se podrá solicitar la destrucción de la maquinaria o medios utilizados para crear los productos en los que se realiza un uso fraudulento de la marca.
Por último, el titular de la marca podrá solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que el uso fraudulento de la marca le haya podido ocasionar e, incluso, acudir a la vía penal en los casos más graves.