16 de enero de 2024
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Todos los emprendedores y empresarios operan sus negocios al amparo de una Marca, incluso si se utiliza el mismo nombre del empresario, este se convierte en un signo distintivo para sus clientes, quienes asocian ciertos productos o servicios de una calidad específica con el mismo. Sin embargo, aquellos emprendedores o empresarios que quieren proteger el prestigio de sus negocios, optan por solicitar el registro de su marca ante la autoridad competente, con el objetivo de obtener Derechos de Propiedad Industrial y algunos beneficios económicos. La presente guía busca explicar los Derechos y beneficios económicos que puede obtener el titular (dueño) de una Marca Registrada.
Al escuchar o leer la palabra "Marca" inmediatamente pensamos en cientos de casos de éxito de la mercadotecnia, como lo son Coca-Cola, McDonalds, Nike, Lego o Wonder Legal. La presente guía busca explicar el trasfondo jurídico que existe detrás del éxito mercadológico de las Marcas antes mencionadas, para lo cual primero debemos conocer la definición jurídica que establece la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial:
Dentro de la definición podemos encontrar los siguientes elementos destacados:
Esto es relevante, toda vez que anteriormente la definición limitaba las marcas a los signos perceptibles por la vista, sin embargo la nueva ley amplía el espectro a los otros 4 sentidos, razón por la cual existen marcas sonoras y olfativas.
Esto se refiere a que los elementos constitutivos de la marca, como lo son el nombre, tipografía, logotipo, paleta de colores, acomodo, etc. deben de ser específicos y determinados.
Posiblemente el elemento más importante de una marca es su distintividad, la cual significa que la marca no debe ser similar o idéntica a otra marca, que proteja los mismos o similares productos o servicios, para evitar la posible confusión entre marcas.
Para ello se utiliza la Clasificación de Niza, la cual agrupa en 45 categorías denominadas "Clases", los diferentes productos o servicios que pueden ser asociados a las marcas.
En ese sentido, una marca no puede ser similar o idéntica a otra marca registrada dentro de la misma Clase, por el riesgo de que las mismas puedan ser confundidas. Sin embargo, dos marcas similares o idénticas pueden coexistir, si las mismas ofrecen productos o servicios de clases diferentes, que no estén relacionadas.
Ahora bien, en México la autoridad encargada de otorgar o negar las solicitudes de registro de marca, así como de resolver las controversias relativas a las marcas registradas es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), el cual actúa de conformidad a lo establecido por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
No obstante lo anterior, con el propósito de facilitar el acceso a la protección de la Propiedad Industrial, el IMPI cuenta con un Portal de Acceso a Servicios Electrónicos, desde el cual los usuarios pueden presentar casi todos los trámites que anteriormente se realizaban presencialmente en las oficinas. De tal suerte que la solicitud, renovación, cesión y cancelación de una marca registrada, puede ser presentada digitalmente por medio del portal antes mencionado.
Es importante entender que la Propiedad Industrial en general y los derechos marcarios en particular, buscan otorgar al titular (dueño de la marca) un derecho exclusivo de explotación comercial del signo distintivo por un tiempo determinado (10 años), similar a un micro monopolio, en el entendido de que únicamente el titular de la Marca Registrada, tendrá derecho a utilizarla para los fines comerciales relacionados a los productos o servicios que la marca protege, durante los 10 años posteriores a que se otorgue el registro, una vez concluido ese plazo, el titular podrá solicitar la renovación de la marca por otro periodo de 10 años y así sucesivamente.
En virtud de lo anterior el titular, podrá exigirle a cualquier tercero que utilice una marca idéntica o similar en grado de confusión, sin la autorización del titular, que deje de hacerlo o que pague los derechos correspondientes para obtener la autorización. Lo anterior en primera instancia mediante el envío de una Carta de Cese y Desistimiento y en caso de que el uso no autorizado persista, el titular tendrá derecho a:
Ejemplo: Amazon es una Marca Registrada, imaginemos que un tercero comienza un e-commerce llamado Amazing en el que comercializa todo tipo de productos, con envíos a domicilio.
Si bien es cierto que Amazon y Amazing no son la misma palabra, e incluso significan cosas diferentes, el titular de Amazon, al haber obtenido el registro de marca, puede solicitar al dueño de Amazon que cese y desista de utilizar una marca similar en grado de confusión a la marca registrada Amazon, toda vez que existe una similitud fonética en grado de confusión y ambos negocios se dedican al mismo giro de ventas por medio de un e-commerce.
Otro derecho que tienen los titulares de Marcas Registradas es el de autorizar a terceros a utilizar la marca, normalmente a cambio del pago de una retribución económica de manera periódica, esta autorización se conoce como Licencia de Uso.
El titular puede limitar el uso de la licencia de manera temporal, estableciendo un plazo de vigencia específico y también puede establecer limitaciones territoriales, estableciendo el lugar en donde el tercero autorizado, podrá hacer uso de la marca, de tal suerte que utilizarla en otro territorio sería un uso no autorizado del signo distintivo.
Dicha autorización y sus limitaciones deben constar por escrito, e idealmente deberá ser inscrita ante el IMPI, para lo cual se puede utilizar el documento denominado: Contrato de Licencia de Uso de Marca.
Ejemplo: Nike otorga la licencia de uso de marca a las fábricas de manufactura textil en México, donde autoriza que hagan un cantidad específica de ropa con el logotipo de Nike, para la distribución y venta en las tiendas oficiales de Nike en México.
Lo único que autoriza Nike mediante la licencia es el uso de la marca para la creación de ropa por un tercero (la fábrica de manufactura textil).
Así mismo, el titular también tiene el derecho de establecer franquicias dentro del territorio nacional, lo cual significa replicar el modelo de negocio asociado a la marca, autorizando a un tercero su uso, así como compartiendo el conocimiento y los secretos industriales del negocio, para facilitar la operación y el éxito de la nueva franquicia. Todo a cambio del pago periódico de una retribución económica por parte de quien operará la franquicia.
El titular de la marca registrada, quien decide franquiciar el negocio, podrá establecer todas las condiciones que considere necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de la franquicia, ello con base en su experiencia y conocimiento del negocio, así como del mercado.
Al igual que en la Licencia de Uso, las franquicias pueden limitarse territorialmente, pero en la mayoría de los casos dicha limitante es bilateral, es decir que el titular de la marca registrada, también se obliga a no autorizar otra franquicia dentro del territorio establecido para el primer franquiciatario.
Ejemplo: Subway es un modelo de franquicia comprobado en todo el mundo, el titular de los Derechos de Propiedad Industrial de Subway cobra una cantidad de dinero a cambio de que puedas abrir una tienda de Subway en tu ciudad, pero ellos te dicen donde es el mejor lugar para abrirla, cuantos empleados necesitas, como deberá estar acomodada la tienda, que ingredientes puedes utilizar, etc. te comparten todo el conocimiento y los secretos industriales, para que el negocio funcione como una réplica del negocio original.
Por último, el titular tiene derecho a transmitir total o parcialmente los derechos marcarios en favor de un tercero. Similar a la venta de un bien, pero de un derecho marcario. En caso de que la transmisión sea total, el titular originario dejará de ser titular y el tercero pasará a ser el nuevo titular de la marca. En caso de que la transmisión sea parcial, el titular originario se volverá cotitular de un porcentaje de la marca y el tercero será el otro cotitular de la marca, por el resto del porcentaje.
Dichas transmisiones pueden ser a cambio de una retribución económica o pueden ser totalmente gratuitas, sin embargo lo más común es que se realicen a cambio de una retribución económica que se establece en función del valor comercial de la marca.
La transmisión de Derechos marcarios, siempre deberá constar por escrito en un Contrato de Transmisión de Derechos, el cual deberá ser inscrito ante el IMPI para su validez.
Ejemplo: Imaginemos que Jeff Bezos, dueño de Amazon, decide "venderle" a Elon Musk la marca Amazon, en cuyo caso Elon y Jeff deberían de firmar un Contrato de Transmisión de Derechos Marcarios, dentro del cual Jeff transmite a Elon la titularidad de Amazon y Elon se obliga a pagarle una cantidad inmensa de dinero a Jeff por los derechos marcarios.
Los titulares de Marcas debidamente registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), gozarán del derecho al uso exclusivo de su marca, para proteger el prestigio en el mercado de los productos o servicios asociados a la misma. Así mismo, los titulares podrán obtener beneficios económicos al licencias, franquiciar o transmitir los derechos marcarios en favor de terceros, a cambio de una remuneración económica.
Ahora bien, si una marca no es debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el "dueño" de la marca, no gozará de estos derechos ni beneficios económicos y por lo tanto cualquier persona podrá hacer uso de su marca sin su autorización.