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El Contrato de Licencia de Uso de Marca es el documento por medio del cual una parte denominada Licenciante, quien es Titular de una Marca Registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoriza a otra parte denominada Licenciatario el uso de la Marca Registrada para la explotación comercial de los productos o servicios que la marca ampara.
La Licencia de Uso de Marca podrá ser onerosa o gratuita. En caso de ser onerosa, el Licenciatario pagará al Licenciante una cantidad de dinero a cambio del uso de la marca.
Por otro lado, el Contrato de Licencia podrá establecer la exclusividad, tanto para el Licenciante como para el Licenciatario. La exclusividad implica que quien adquiera el compromiso de exclusividad no podrá otorgar (Licenciante) o recibir (Licenciatario) otra licencia de uso de marca.
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial protege los siguientes tipos de Derechos:
Todos ellos están encaminados a otorgar el "derecho al uso exclusivo" en favor del Titular, quien podrá celebrar Contratos de Licencia para autorizar en favor del Licenciante el uso de esos Derechos.
Lo que distingue a un Contrato de Franquicia de un Contrato de Licencia de Uso de Marca, es que en el Contrato de Franquicia el Titular de la marca, el Franquiciante, transmitirá además del derecho de uso de la marca o nombre comercial, conocimientos técnicos para que el Franquiciatario pueda comercializar productos y/o servicios asociados a la marca de manera uniforme.
Mientras que en el Contrato de Licencia, el Titular de la marca únicamente autoriza el uso de la misma en favor de un tercero, sin ayudarlo a establecer una sucursal o negocio relacionado con la marca.
Por ejemplo: Un estudio cinematográfico que es Titular de la Marca Registrada de productos de superhéroes, podrá otorgar una licencia de uso en favor de una empresa que produce juguetes para que lance una línea de juguetes con los personajes de los súperhéroes utilizando la Marca Registrada.
Ahora bien, suponiendo que el mismo estudio cinematográfico tiene un parque temático ambientado en el universo de los superhérores, el estudio podrá celebrar un Contrato de Franquicia para abrir una nueva sucursal del parque temático en otra ciudad o en otro país, en cuyo caso además de autorizar el uso de marca de los superhéroes deberá capacitar al Franquiciatario respecto al conocimiento técnico para crear y administrar el parque temático.
La diferencia entre un Contrato de Licencia de Uso de Marca y un Contrato de Cesión o Transmisión de Derechos Marcarios es que la Licencia de Uso autoriza temporalmente a la Licenciataria para utilizar la marca, mientras que la Licenciante mantiene la titularidad. En ese sentido se trata de una autorización temporal.
Mientras que la Cesión o Transmisión de Derechos Marcarios es permanente, es decir que el Titular original de la marca (Cedente) otorga permanentemente la titularidad de la marca al Cesionario, quien a partir de la cesión o transmisión, será el nuevo Titular y podrá disponer libremente de la marca. Por ende, el Titular original (Cedente) ya no podrá utilizar la marca, toda vez que ya no le pertenece.
Las Licencias de Uso de Marca podrán ser exclusivas o no exclusivas, esto quiere decir que el Contrato podrá establecer la obligación a cargo del Licenciante de abstenerse de otorgar otra licencia de uso en favor de un tercero (Licencia Exclusiva).
Por ejemplo: Pedro (Titular de la marca "A") otorga un Contrato de Licencia de Uso de Marca Exclusivo en favor de Juan, razón por la cual Pedro no podrá celebrar otro Contrato de Licencia de Uso de Marca en favor de ninguna otra persona, mientras el contrato con Juan siga vigente. Sin embargo, Pedro podrá seguir utilizando la marca como Titular de la misma, ya que la exclusividad es respecto a otros Licenciatarios, pero no afecta al Titular (Licenciante).
Por el contrario, en caso de que no se acuerde la exclusividad de la Licencia, el Licenciante como Titular de la marca tendrá derecho a conceder todas las licencias de uso que quiera en favor de cualquier tercero (Licencias No Exclusivas).
El Titular de una Marca Registrada podrá autorizar a un tercero para utilizar la misma, sin necesidad de celebrar un Contrato de Licencia de Uso de Marca, sin embargo la firma del Contrato aportará mayor seguridad y certeza jurídica tanto al Titular como Licenciante y al beneficiario como Licenciatario.
Aunado a lo anterior, en caso de que el Licenciante y el Licenciatario opten por registrar el Contrato de Licencia de Uso de Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Licenciatario podrá actuar ante personas ajenas al Contrato en representación del Titular de la marca.
Por ejemplo: Si algún tercero está utilizando la marca sin la autorización del Titular, el Licenciatario podrá oponerse a ese uso no autorizado y proceder legalmente en contra del tercero.
El principal requisito para la validez de un Contrato de Licencia de Uso de Marca es que la marca que será licenciada, esté registrada y vigente o en trámite de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
En caso de que el Contrato de Licencia de Uso de Marca, se celebre respecto a una marca en trámite y la misma no sea otorgada, la negativa del registro por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá como consecuencia la nulidad del Contrato de Licencia de Uso.
Las Partes podrán establecer libremente la vigencia del Contrato de Licencia de Uso de Marca, sin embargo dicha vigencia no podrá superar la vigencia de la propia marca.
Las marcas tienen una vigencia de 10 años, los cuales podrán renovarse mediante la solicitud de renovación que se presenta ante el IMPI.
Por ejemplo: Una marca que se encuentra en su sexto año a partir de que se registró podrá celebrar contratos de licencia por 4 años máximo, que es el plazo restante antes de que la marca tenga que ser renovada.
El Titular de la marca (Licenciante) tiene derecho a recibir regalías por el uso de la marca licenciada, las cuales deberán ser pagadas por el Licenciatario. Sin embargo, el Licenciante podrá optar por licenciar la marca en favor del Licenciatario de manera gratuita, es decir sin recibir ningún tipo de pago o regalía por la marca.
Ahora bien, en caso de una Licencia de Uso de Marca gratuita, el Licenciante podrá establecer condiciones no económicas a cargo del Licenciatario para que la licencia sea gratuita.
Por ejemplo: Juan es Titular de la marca "A" y le otorga una licencia de uso gratuita a Pedro con la condición de que Pedro le otorgue a Juan una licencia gratuita de la marca "B" de la cual Pedro es Titular.
El Contrato de Licencia de Uso de Marca deberá ser firmado por:
Tanto el Licenciante como el Licenciatario podrán ser personas físicas o morales. En caso de ser personas morales, deberán actuar por medio de sus representantes con facultades de representación vigentes.
El Contrato de Licencia de Uso de Marca deberá ser impreso y firmado por duplicado para que el Licenciante y el Licenciatario obtengan un ejemplar original.
En caso de que las partes decidan registrar el Contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberán firmar un tercer ejemplar, el cual deberá adjuntarse a la Solicitud de Inscripción del Contrato de Licencia de Uso de Marca.
La Solicitud de Inscripción del Contrato de Licencia de Uso de Marca deberá presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya sea de manera presencial en alguna de sus cinco oficinas regionales, o bien mediante el Portal de Acceso a Servicios Electrónicos del IMPI.
Deberá adjuntarse al Contrato de Licencia de Uso de Marca copia simple del Título de Registro de Marca, el cual contendrá los datos del Titular de la marca, la vigencia del registro, así como la clase en la que se encuentra registrada y los productos o servicios que se asocian a la misma.
El Título de Registro de Marca, podrá consultarse y descargarse en el sitio web Marcia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El Registro del Contrato de Licencia de Uso de Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es opcional, razón por la cual las partes no están obligadas a registrar el Contrato. Sin embargo, en caso de que el Licenciante y el Licenciatario opten por registrar el Contrato ante el IMPI, el Licenciatario podrá actuar ante personas ajenas al Contrato en representación del Titular de la marca.
Por ejemplo: Si algún tercero está utilizando la marca sin la autorización del Titular, el Licenciatario podrá oponerse a ese uso no autorizado y proceder legalmente en contra del tercero.
El Contrato de Licencia de Uso de Marca deberá establecer:
Será aplicable al Contrato de Licencia de Uso de Marca lo establecido por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Completas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en base a tus respuestas.
Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.
Guías para ayudarle
Contrato de Licencia de Uso de Marca - Modelo, Formato
País: México