Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial

¿Qué es un Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial?

El Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial es un acuerdo por el cual una parte titular de un Derecho de Propiedad Industrial (Marca, Nombre Comercial o Aviso Comercial), denominada Cedente, transmite a un tercero, denominado Cesionario, la titularidad de cualquier de estos signos distintivos a cambio del pago de un precio o de forma gratuita.

Para ser titular de un Derecho de Propiedad Industrial, se debe contar con un "Título de Registro", emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Dicho título contendrá:

• La fecha de concesión del Derecho. (Cuándo se otorgó)
• La fecha de vigencia del Derecho. (Hasta cuándo es válido)
• El nombre o denominación del titular.
• El tipo de Derecho de Propiedad Industrial registrado. (Marca, Nombre Comercial, Aviso)
• Número de Registro.

¿Cuál es la diferencia entre el Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial y el Contrato de Licencia?

El Contrato de Licencia otorga únicamente los derechos de uso sobre el Derecho de Propiedad Industrial registrado, pero en ningún caso se transmite la titularidad, de tal suerte que el titular sigue siendo la misma persona, mientras que el tercero únicamente es un usuario autorizado.

Por ejemplo: Para que una empresa que fabrica juguetes pueda sacar una colección de figuras de acción de una película de superhéroes, necesita un Contrato de Licencia de Uso de Marca, donde el titular de la marca de superhéroes autorice a la fábrica de juguetes para comercializar las figuras de acción de la película, utilizando la marca de superhéroes.

Por el contrario, el Contrato de Transmisión, busca otorgar la titularidad de los Derechos de Propiedad Industrial a un tercero, de tal suerte que el Cedente dejará de ser titular, toda vez que será el tercero (Cesionario) quien goce de la titularidad de los Derechos de Propiedad Industrial. Por lo tanto, después de firmar el Contrato de Transmisión, el Cedente no podrá usar ni licenciar el signo distintivo transmitido.

Por ejemplo: Juan es dueño del restaurante "Sushi X" y Pedro le ofrece $500,000 por comprar el restaurante, por lo que además de traspasar el mobiliario, el personal, los provedores, etc. Juan deberá transmitir a Pedro la titularidad de la marca "Sushi X" para que Pedro como nuevo dueño del restaurante también sea titular de la marca. En ese sentido, Juan ya no podrá hacer uso de la marca "Sushi X", toda vez que a partir de la transmisión, Pedro será el único dueño.

¿Quién puede ser Titular de un Derecho de Propiedad Industrial?

Los Derechos de Propiedad Industrial podrán ser solicitados para ser registrados por personas físicas o morales. Los solicitantes del registro serán denominados "Titulares", una vez que obtengan el registro de las mismas.

Ser titular de un Derecho de Propiedad Industrial otorga el derecho al uso exclusivo, lo que significa que ninguna otra persona podrá hacer uso de Derechos de Propiedad Industrial idénticos o similares en grado de confusión, para comercializar los mismos productos o servicios.

Aunado a lo anterior, los titulares tendrán el derecho de autorizar el uso de sus Derechos de Propiedad Industrial en favor de terceros, mediante la celebración de Contratos de Licencia, dentro de los cuales podrán pedir el pago de regalías a cambio del uso.

No obstante lo anterior, es importante mencionar que el Solicitante de un Registro de Derechos de Propiedad Industrial, podrá transmitir o licenciar los Derechos de Propiedad Industrial, mientras la Solicitud de Registro sigue en proceso de aprobación. Sin embargo, en caso de que el IMPI no otorgue el Título de Registro correspondiente, cualquier contrato relativo a los Derechos de Propiedad Industrial que fueron negados por el IMPI será nulo, por lo que el Solicitante deberá pagar a los afectados los daños y perjuicios generados por la explotación de Derechos de Propiedad Industrial sin registro.

¿Cuáles Derechos de Propiedad Industrial pueden ser transmitidos?

El presente formato se adapta a la transmisión de los siguientes Derechos de Propiedad Industrial:

• Marcas Nominativas: Las cuales se componen de letras y/o números sin diseño, por ejemplo la palabra NIKE
• Marcas Figurativas: Las cuales se componen de un logotipo sin números ni letras, por ejemplo el "Swoosh" de Nike.
• Marcas Mixtas: Las cuales se componen de la mezcla de números y/o letras junto con un logotipo o diseño, por ejemplo el Swoosh junto a la palabra NIKE.
• Nombre Comercial: Es la denominación de un negocio reconozido en una zona geográfica específica.
• Aviso Comercial: También conocido como el "slogan" de una marca, por ejemplo "Just Do It".

¿Es obligatorio firmar un contrato para transmitir Derechos de Propiedad Industrial?

Sí, toda vez que la Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial deberá ser registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para su validez y publicidad ante terceros. De tal manera que la transmisión de Derechos de Propiedad Industrial siempre deberá constar por escrito mediante la firma de un contrato.

¿Cuáles son los prerrequisitos para la Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial?

El prerrequisito más importante es que el Cedente sea titular de un Derecho de Propiedad Industrial registrado y vigente o en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dicha titularidad se podrá comprobar con copia simple del Título de Registro o bien podrá ser revisado mediante el nombre y/o número de expediente en la página web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para comprobar que efectivamente la Solicitud de Registro se encuentra en trámite.

En ese sentido es importante mencionar que el Solicitante de un Registro de Derechos de Propiedad Industrial, podrá transmitir o licenciar los Derechos de Propiedad Industrial, mientras la Solicitud de Registro sigue en proceso de aprobación. Sin embargo, en caso de que el IMPI no otorgue el Título de Registro correspondiente, cualquier contrato relativo a los Derechos de Propiedad Industrial que fueron negados por el IMPI será nulo, por lo que el Solicitante deberá pagar a los afectados los daños y perjuicios generados por la explotación de Derechos de Propiedad Industrial sin registro.

¿Quiénes deberán firmar el Contrato?

El Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial deberá ser firmado por:

• El Cedente, quien en su carácter de titular del registro cede sus derechos en favor del Cesionario.
• El Cesionario, quien a partir de la firma del Contrato será el nuevo titular de los Derechos de Propiedad Industrial.

Tanto el Cedente como el Cesionario pueden ser personas físicas o morales.

¿Qué hacer al concluir el Contrato?

El Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial deberá ser impreso y firmado por duplicado para que el Cedente y el Cesionario obtengan un ejemplar original firmado.

Adicionalmente deberán firmar un tercer ejemplar, el cual será presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que se registre el cambio de titular del Derecho correspondiente.

¿El Contrato tiene Anexos que tengan que adjuntarse?

Podrá adjuntarse al Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial copia simple del Título de Registro que demuestre la titularidad del Cedente, así como la vigencia del título correspondiente a los Derechos que serán transferidos mediante el Contrato.

¿El Contrato necesita inscribirse o registrarse ante alguna autoridad?

Sí, el Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial deberá ser registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para su validez y publicidad ante terceros. Toda vez que mediante el registro del Contrato es que se notifica al Instituto del cambio de titular correspondiente.

¿Qué elementos son indispensables para el Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial?

El Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial deberá establecer:

• El tipo de Derecho de Propiedad Industrial del que se trata (Marca, Nombre o Aviso Comercial).
• Los datos de identificación del Derecho de Propiedad Industrial (Número de expediente, Número de registro, Productos o Servicios asociados, Vigencia).
• Si el Contrato será oneroso o gratuito, es decir si el Cesionario pagará al Cedente alguna cantidad de dinero.
• Quién será el responsable de registrar la transmisión ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

¿Cuál es la legislación aplicable al Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial?

Será aplicable al Contrato de Transmisión de Derechos de Propiedad Industrial lo establecido por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

¿Cómo modificar el modelo?

Completas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en base a tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.