Contrato de cesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales

El contrato de cesión de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales (en su conjunto, se denominarán invenciones) es un acuerdo por el cual una parte titular o propietaria de una invención (cedente) cede o transmite a un tercero (cesionario) la titularidad sobre dicha invención a cambio del pago de un precio o de forma gratuita.

 

¿Qué es una patente?

Se trata de un derecho de propiedad industrial sobre una determinada invención. De esta forma, se impide que esta invención pueda ser copiada o usada de forma fraudulenta por terceros, correspondiendo su uso, explotación y desarrollo, de forma exclusiva, a su titular durante un periodo determinado de tiempo.

Las patentes se otorgan sobre todas aquellas invenciones que cumplen con los siguientes requisitos:

• Se trata de una invención novedosa, es decir, no existen invenciones similares en el mercado dadas su características técnicas y campo de aplicación (ámbito o sector donde se puede usar la invención).
• Tiene aplicación industrial para fabricar otros productos o prestar servicios, o bien puede ser directamente fabricado y comercializado.
• Tiene su origen en un proceso inventivo, es decir, del desarrollo de una tecnología o conocimiento por parte del inventor. No se trata una simple modificación de un producto o procedimiento previo.

Este derecho de propiedad industrial se podrá solicitar en España ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o, si se trata de una patente de la Unión Europea, ante la Oficina Europea de Patentes.

Por otro lado, también será posible ceder las solicitudes de patentes, es decir, invenciones sobre las que el órgano correspondiente (p. ej. Oficina Española de Patentes y Marcas) debe aún determinar si cumple con los requisitos necesarios para poder ser patentada.

La patente brinda una protección a la invención durante un periodo máximo de veinte años desde la fecha de su otorgamiento.

 

¿Qué es un modelo de utilidad?

Al igual que en el caso de las patentes, los modelos de utilidad consisten en un derecho de propiedad industrial que tiene como fin proteger invenciones de menor entidad que las protegidas mediante patentes. Así, los modelos de utilidad suelen recoger procedimientos, o innovaciones sobre productos que son siempre de menor entidad técnica que los recogidos en las patentes (como pueden ser, a modo de ejemplo, tapones especiales que permiten conservar el vino en mejores condiciones, abrelatas multiusos o dispensadores de servilletas).

Al igual que las patentes, los modelos de utilidad otorgan un derecho de uso en exclusiva en favor de su titular, lo cual permite proteger la invención frente a terceros, y se podrán ceder tanto los modelos de utilidad registrados, como las solicitudes de modelos de utilidad aún no concedidos.

La duración del modelo de utilidad es de diez años desde su otorgamiento.

 

¿Qué es un diseño industrial?

El diseño industrial otorga un derecho de propiedad industrial que permite el uso y explotación en exclusiva sobre la apariencia y forma exterior de un producto, incluyendo sus formas, contornos, colores, texturas, etc.

Los diseños industriales se registrarán en España ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. A nivel Europeo, se podrá registrar un diseño comunitario ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Al igual que las patentes, se podrán ceder tanto los diseños industriales registrados como aquellos que se encuentran todavía en proceso de inscripción.

La duración del diseño industrial es de cinco años desde su solicitud, aunque se podrá renovar cada cinco años hasta un periodo máximo de veinticinco años.

 

El contrato de licencia vs contrato de cesión

Este contrato de cesión no debe confundirse con la firma de un contrato de licencia de uso de invenciones. Mediante la licencia, se permite al licenciatario utilizar la invención manteniendo el licenciante su titularidad (p. ej. el licenciante puede otorgar otros contratos de licencia a otras personas, puede hacer uso de la invención por sí mismo, etc.). Además, es posible licenciar la totalidad de la invención o únicamente partes o usos concretos de la misma.

En contraposición a la licencia, la cesión supone la transmisión de la titularidad o propiedad de la totalidad de la invención al cesionario, y por tanto, el cedente (la persona que transfiere o cede la invención) no podrá otorgar nuevas licencias ni hacer uso posterior de la invención. En este caso, el cesionario podrá hacer uso de la invención con total libertad como nuevo propietario, pudiendo establecer prendas sobre la misma, firmar contratos de licencia con terceros, hacer modificaciones en la invención, etc.

 

¿Cómo utilizar este documento?

Una vez completado y descargado, este documento deberá ser firmado por cada una de las partes. El documento podrá ser firmado por una o varias persona(s) física(s) (persona natural), ya sea en su propio nombre o a través de un representante debidamente autorizado (p. ej. apoderado), o por una o varias persona(s) jurídica(s) (como puede ser una empresa, una asociación, etc.) a través de su representante persona física (p. ej. administrador).

La cesión deberá ser otorgada conjuntamente por todos los titulares de la invención, a no ser que un órgano jurisdiccional (como puede ser un juez), por razones de equidad y dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de los titulares para otorgar la cesión.

En el caso de que se desee ceder una invención consistente en un código o programa informático se deberá redactar el correspondiente contrato de cesión de software. Por último, si lo que se desea es ceder una marca o nombre comercial, se deberá formalizar el correspondiente contrato de cesión de marca o nombre comercial.

 

Contenido del contrato

Este documento incluye el siguiente contenido mínimo para garantizar su eficacia:

• La información sobre las partes del contrato.
• El precio de la cesión y su forma de pago o condiciones para el otorgamiento de una cesión gratuita.
• La descripción de la invención que se cede, incluyendo su ámbito territorial de registro (español, europeo, etc.).
• El ámbito territorial específico al que se circunscribe la cesión de la invención.
• La manifestación de la posible existencia de cargas sobre la titularidad de la invención (como pueden ser prendas, embargos, etc.).
• La información técnica que se deberá facilitar al cedente. De acuerdo a la legislación aplicable, el cedente deberá facilitar al cesionario toda la información necesaria para el correcto uso de la invención. En este contrato se podrá pactar la posibilidad de otorgar información o conocimiento que vaya más allá de la información mínima para garantizar el uso de la invención.
• Las garantías que el cedente otorga para garantizar el uso de la invención por el cesionario.

Por otro lado, se podrá incluir, de forma opcional, una cláusula para exigir al cedente que informe a sus clientes sobre la decisión de transmitir la invención y los datos del cesionario, así como la obligación del cedente de facilitar la lista de clientes actuales de la invención. De esta forma, se permite con ambas cláusulas facilitar la transición de un titular a otro, sin que esta situación perjudique a las ventas, comercialización o desarrollo de la invención.

Además de los aspectos arriba indicados, en el propio documento se incluyen otras cláusulas relevantes, como las cláusulas de confidencialidad y de no competencia del cedente que se comentarán a continuación.

 

Cláusula de no competencia

Mediante esta cláusula, se trata de evitar que el cedente pueda seguir haciendo uso de sus conocimientos relacionados con la comercialización o uso de la invención con posterioridad a la firma del contrato, tanto si actúa por cuenta propia como si trabaja como empleado para un competidor durante un periodo de tiempo determinado. De esta forma se trata de prevenir que el cedente pueda hacer uso de de la información y experiencia acumulada en su favor y competir de forma desleal con el cesionario.

En todo caso, este periodo de tiempo de no competencia deberá ser remunerado y su duración proporcional a la importancia de la información que dispone y al daño que podría causar al cesionario la posible competencia desleal por parte del cedente.

 

Cláusulas de confidencialidad

Dada la importancia de la información que puede ser transmitida entre las partes, incluyendo aspectos sobre la comercialización de la invención, listados de clientes o futuras áreas de de investigación, entre otros, se hace especialmente importante proteger toda la información relacionada con este contrato.

A través de esta cláusula, las partes quedan obligadas a guardar secreto de la información revelada en relación a este contrato y a prevenir que la misma pueda ser utilizada por terceros en su propio beneficio. En concreto, las partes deberán poner todos los medios necesarios para evitar el uso de información confidencial por parte de terceros y garantizar que la información relacionada con la invención no sea divulgada. Si las partes desean regular con más detalle la protección de la información relacionada con este contrato, podrán acordar la firma de un acuerdo de confidencialidad (NDA).

En todo caso, el cesionario deberá tratar de forma confidencial toda la información técnica relacionada con la invención, independientemente de que se incluya o no esta cláusula en el contrato.

 

Formalización de la transmisión

Una vez descargado el documento y firmado este contrato, será necesario inscribir esta transferencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para que este contrato tenga efectos frente a terceros. Para ello, se deberá rellenar la correspondiente instancia de solicitud de transmisión de la invención más el certificado de transmisión o el documento de transferencia de invenciones.

No se podrá llevar a cabo el registro de la transmisión en los casos en los que la inscripción de la invención no se encuentre en vigor, o se encuentre embargada o tenga inscrita una limitación de la capacidad de disponer de su titular. Tampoco será posible inscribir la transmisión del derecho cuando conste inscrita una acción reivindicatoria por parte de un tercero (es decir, una reclamación de propiedad o autoría de la invención por parte de otro inventor).

La Oficina Española de Patentes y Marcas tendrá un plazo máximo de seis meses para inscribir la transmisión, si no concurriera una suspensión, o de ocho meses, si hubiera alguna suspensión. Pasado este plazo sin notificación alguna por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas se entenderá que la transmisión se ha autorizado e inscrito de forma correcta.

 

Derecho aplicable

El contrato de cesión de patentes y modelos de utilidad queda sujeto a lo dispuesto en la ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio, sobre todo en lo establecido en su artículo 82 y siguientes, mientras que en lo referido de diseño de industrial a lo dispuesto en la ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, sobre todo en su artículo 59 y siguientes.

Por otro lado, también será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil y Código de Comercio español en todo aquello no regulado en las leyes anteriores.

 

Ayuda de un abogado

También tienes la opción de consultar a un abogado si necesitas ayuda.

El abogado puede contestar a tus preguntas o ayudarte en tus trámites. Al final de la creación del documento, se te ofrecerá esta opción.

 

¿Cómo modificar el modelo?

Rellenas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en función de tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.