จดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ต้องทำอย่างไร?

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด17 กันยายน 2021
คะแนน คะแนน 4.8 - 2 คะแนนโหวต

จดทะเบียนโอน คืออะไร

การจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า คือ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเอาไว้กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากมีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นให้แก่บุคคลอื่น (เช่น การเปลี่ยนแปลงเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า) โดยการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

  • การซื้อขายเครื่องหมายการค้า
  • การซื้อขายกิจการซึ่งมีเครื่องหมายการค้ารวมอยู่ด้วย
  • การให้เปล่าซึ่งเครื่องหมายการค้า โดยไม่มีค่าตอบแทน

ดังนั้น จึงต้องมีการจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อให้บันทึกทางทะเบียนของราชการสอดคล้องกับเจตนาของคู่สัญญา (เช่น ผู้โอน และผู้รับโอน) โดยที่ ผู้โอน (เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ขาย/ผู้ให้สิทธิในเครื่องหมายการค้า) จะโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้รับโอน (เช่น ผู้ที่จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายใหม่ ผู้ซื้อ/ผู้รับการให้ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า) ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าที่โอนกันอาจเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทต่างๆ เช่น

  • เครื่องหมายการค้า เช่น ตรา ยี่ห้อ ชื่อสินค้า
  • เครื่องหมายบริการ เช่น ตรา ชื่อบริการ ชื่อร้าน/กิจการให้บริการ
  • เครื่องหมายรับรอง เช่น ตรา/เครื่องหมายรับรองคุณภาพ มาตรฐาน หรือคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ
  • เครื่องหมายร่วม เช่น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ร่วมกันโดยกลุ่มกิจการ/องค์กร

ทำไมต้องจดทะเบียนโอน

เนื่องจาก กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ ดังต่อไปนี้

  • เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จะโอนให้แก่กันได้จะต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และ
  • สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้โอนหรือผู้รับโอนจะต้องแจ้งการโอนสิทธินั้นให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ดังนั้น นอกจากสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าแล้ว สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจึงต้องดำเนินการจดแจ้ง หรือจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับนายทะเบียนด้วย เพื่อให้การโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวมีผลอย่างสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ระหว่างคู่สัญญา และบุคคลภายนอก รวมถึงผู้รับโอนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างครบถ้วน

เครื่องหมายการค้าใดบ้างต้องจดทะเบียนการโอน

โดยทั่วไปการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจเป็นสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เช่น จดทะเบียนเครื่องหมายกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
  • สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น เครื่องหมายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน
  • เครื่องหมายการค้าทั่วไป เช่น เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้อยู่ในระหว่างขอจดทะเบียน

ดังนั้น จะสังเกตได้ว่า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งมีข้อมูลทางทะเบียนของนายทะเบียนจึงจำเป็นต้องจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในขณะที่ สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวยังไม่ได้ถูกรับจดทะเบียน การโอนสิทธิดังกล่าวจึงสามารถทำได้เพียงสัญญา (เช่น สัญญาโอนเครื่องหมายการค้า) อย่างไรก็ดี ผู้โอนหรือผู้รับโอนยังคงมีหน้าที่ต้องจดแจ้งการโอนสิทธิดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น และ

ในกรณีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนย่อมสามารถโอนให้แก่กันได้เพียงสัญญา (เช่น สัญญาโอนเครื่องหมายการค้า) เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกทางทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ในกรณีการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองจดทะเบียน ผู้รับโอนจะต้องสามารถพิสูจน์และแสดงต่อนายทะเบียนให้ได้ว่า ผู้รับโอนมีความสามารถเพียงพอที่จะดำเนินการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน หรือคุณลักษณะของสินค้า/บริการได้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้นๆ ด้วย

ดำเนินการอย่างไร

ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น มีกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ ที่อาจแบ่งพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  • คู่สัญญาเจรจาตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่างๆ เช่น ขอบเขตของเครื่องหมายการค้าที่จะโอน ขอบเขตจำพวกและประเภทสินค้า/บริการที่จะโอน วันที่โอน ค่าตอบแทน (ถ้ามี) การห้ามผู้โอนค้าแข่ง หรือเงื่อนไขการรับโอน
  • คู่สัญญาตกลงจัดทำ และลงนามในสัญญาโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • คู่สัญญาจัดเตรียมเอกสารคำขอ และรวบรวมเอกสารประกอบการจดแจ้งการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • คู่สัญญาดำเนินการยื่นคำขอจดแจ้งการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับนายทะเบียนตามช่องทางและภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการก่อนนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

(ข) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

  • คู่สัญญาเจรจาตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่างๆ เช่น ขอบเขตของเครื่องหมายการค้าที่จะโอน ขอบเขตจำพวกและประเภทสินค้า/บริการที่จะโอน วันที่โอน ค่าตอบแทน (ถ้ามี) การห้ามผู้โอนค้าแข่ง หรือเงื่อนไขการรับโอน
  • คู่สัญญาตกลงจัดทำ และลงนามในสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
  • คู่สัญญาจัดเตรียมเอกสารคำขอ และรวบรวมเอกสารประกอบการจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
  • คู่สัญญาดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับนายทะเบียนตามช่องทางและภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ การโอนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการจดทะเบียนและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

ต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง

ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการดำเนินการยื่นคำขอจดแจ้งการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับนายทะเบียนนั้น คู่สัญญามีหน้าที่จะต้องจัดเตรียมคำขอ และรวบรวมเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  • แบบคำขอโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (เช่น แบบ ก.04)
  • สัญญาโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนครบถ้วนแล้ว
  • เอกสารแสดงตัวตนของผู้โอน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหนังสือเดินทางที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล)
  • เอกสารแสดงตัวตนของผู้รับโอน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหนังสือเดินทางที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล)

(ข) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

  • แบบคำขอโอนสิทธิในเครื่องหมายจดทะเบียน (เช่น แบบ ก.04)
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน หรือใบแทน
  • สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนครบถ้วนแล้ว
  • เอกสารแสดงตัวตนของผู้โอน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหนังสือเดินทางที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล)
  • เอกสารแสดงตัวตนของผู้รับโอน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหนังสือเดินทางที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล)

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ คู่สัญญาอาจจัดทำและแนบ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจประกอบคำขอด้วย

ดำเนินการได้ที่ใด

คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย (เช่น ผู้โอน หรือผู้รับโอน) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินการแทน อาจดำเนินการยื่นคำขอจดแจ้งการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนผ่านสถานที่และช่องทางต่างๆ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดให้บริการ ดังต่อไปนี้

ในการดำนเนินการยื่นคำขออาจมีค่าใช้จ่ายที่คู่สัญญาควรพิจารณา และจัดเตรียม เช่น อัตราค่าธรรมเนียมคำขอ ไม่ว่าการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ

สรุป

การจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างยิ่งไม่ว่าในกรณีการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เพื่อให้ ผู้รับโอนสิทธิดังกล่าวมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ คู่สัญญาจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานอาจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ได้ที่ บริการข้อมูลเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า

แบบฟอร์มและตัวอย่างต่าง ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Word และ PDF

ให้คะแนนคู่มือฉบับนี้