Contratto cessione marchio

Che cos'è il documento di contratto cessione marchio?

Il contratto di cessione del marchio è un accordo mediante il quale una parte, titolare o cedente, cede, in tutto o in parte, i diritti relativi al marchio ad un'altra parte, il cessionario.

Attraverso questo documento si disciplinano tutte le modalità di utilizzo del marchio da parte del cessionario, la sua durata e i limiti.

Qual è la differenza tra cessione totale e parziale del marchio?

La cessione del marchio implica che il titolare del marchio ceda la sua titolarità al cessionario che ne diventerà il leggitimo proprietario.

La cessione però, pèro, può essere totale o parziale:

• La cessione totale implica che il trasferimento del marchio avverrà nel suo totale, ovvero il cessionario sarà il nuovo titolare di tutti i prodotti e servizi offerti dal marchio, dietro corrispettivo.
• La cessione parziale invece implica che il cessionario comprerà solamente alcuni diritti sui prodotti o servizi del marchio, avendo il titolare ancora diritti sui restanti prodotti o servizi del marchio. Ovviamente, una volta che viene effettuata una cessione parziale, il titolare non potrà più utilizzare quei determinati beni o servizi che si sono ceduti al cessionario.

In ogni caso, dalla cessione deriva un obbligo per il cessionario, ovvero che questi deve utilizzare lo stesso standard qualitativo utilizzato in precedenza, tale da non trarre in inganno i consumatori.

Qual è la differenza tra cessione del marchio e licenza del marchio?

Una licenza del marchio e una cessione del marchio sono due istituti diversi, che comportanto diversi effetti giuridici.

Per entrambi, occorrerà che il titolare del marchio abbia registrato il marchio e che questo ne abbia il completo diritto di poterlo utilizzare e quindi poterlo cedere oppure darlo in licenza.

Con la cessione, il titolare del marchio cede definitivamente la totalità o la parzialità di un marchio, il che significa che egli non potrà più utilizzarlo ma sarà il compratore a poterlo utilizzare.

Mentre con la licenza del marchio, il titolare del marchio rimane sempre tale, e il marchio verrà utilizzato commercialmente da altri soggetti per un periodo di tempo limitato.

È obbligatorio firmare un documento di contratto cessione marchio?

No, non è obbligatorio firmare un contratto scritto per cedere il marchio, ma è si obbligatorio avere una trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in caso di opposizione nei confronti di terzi.

Per opposizione nei confronti di terzi significa che se si vuole dimostrare che quel marchio è stato ceduto, occorrerà averlo trascritto. Altrimenti, se la cessione avviene senza trascrizione ed un'altra persona trascrive, quest'ultima avrà la titolarità del marchio.

Quali sono i requisiti preliminari per poter firmare un contratto di cessione marchio?

Per poter compilare il documento di licenza marchio occorrerrà che il marchio sia registrato in Italia presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) oppure a livello Europeo presso l'EUIPO.

Senza la registrazione, è possibile firmare un pre-contratto in attesa di regitrazione. Ovviamente, nel caso in cui la registrazione venisse negata, il contratto non avrà valore e così la cessione.

Cosa fare una volta compilato il documento di contratto di cessione marchio?

Una volta compilato il documento di contratto di cessione marchio, questo deve essere firmato da entrambe le parti ed avere una copia a testa.

Il contratto può essere anche registrato e trascritto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ma la sua registrazione non è obbligatoria.

In caso di registrazione e trascrizione, il costo è di 81€.

Al contratto vanno allegati tutti i documenti necessari per far si che il licenziatario possa avere lo sfruttamento commerciale del marchio, come formule in caso di algoritmi, lista di prodotti, know-how e qualsiasi altro tipo di documento utile per utilizzare il marchio.

 

Che cosa si deve allegare ad un contratto di cessione marchio?

Si può allegare ad un contratto di cessione marchio un accordo di riservatezza (NDA) dove si possono indicare tutti i punti che le parti non possono rivelare a terzi.

Inoltre possono essere allegate tutte le informazioni relative al marchio e al suo corretto utilizzo.

Che cos'è un marchio?

Il marchio è un segno distintivo, serve ad identificare determinati prodotti o servizi rispetto alla concorrenza.

Questo può essere sia identificato sotto forma di un nome, simbolo o immagine per far si che agli occhi del consumatore quel marchio rappresenti un'azienda, si pensi al simbolo di McDonald's o alla mela di Apple.

Come si tutela un marchio?

Per avere la tutela del marchio è necessario che questo venga registrato presso le sedi opportune, altrimenti qualsiasi altra persona potrebbe utilizzare liberamente quei determinati prodotti o servizi che si vogliono tentare di proteggere.

La registrazione può avvenire sia a livello nazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che a livello comunitario, ossia comprendendo la protezione all'interno di tutti i Paesi dell'Unione Europea, presso l'EUIPO. Esiste anche la registrazione a livello mondiale, ma in quel caso si dovrà effettuare la registrazione in ognuno dei Paesi dove si vuole registrare il marchio.

La registrazione del marchio deve indicare a quali prodotti o servizi appartiene quel marchio, ossia che tipo di utilizzo si farà del marchio che si vuole registrare. A livello internazionale, per permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio, si prende come riferimento l'Accordo di Nizza. La classificazione di Nizza suddivide i prodotti nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Ciascuna classe è rappresentata da un titolo che dà informazioni generali sui relativi prodotti o servizi.

 

Che cosa deve contenere il contratto di cessione marchio?

Il contratto di cessione marchio dovrà contenere:

• Generalità delle parti: Identificare le parti, se sono delle persone fisiche o giuridiche o se questi sono autonomi o professionisti
• Numero marchi: Indicare il numero dei marchi che vengono ceduti, possono essere ceduti infatti uno o più marchio da parte del titolare.
• Identificazione: Il marchio dovrà essere identificato attraverso il suo numero di registrazione e la classe o le classi merceologiche che verranno utilizzate. Di solito la descrizione di un marchio, data la sua complessità, avviene attraverso un documento allegato, ma nulla vieta che questo possa essere indicato direttamente nel contratto.
• Tipo di cessione: Indicare se la cessione sarà parziale o totale, inoltre si dovrà indicare se la cessione avverrà a titolo oneroso o gratuito, e, in caso di cessione onerosa indicare il corrispettivo del pagamento e le modalità di pagamento dello stesso.
• Terzi: si dovrà inserire nel contratto se il marchio è oggetto di licenza ad un terzo, ossia c'è un'altra persona o soggetto che sta sfruttando economicamente il marchio.

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Art. 23 Codice della proprietà industriale.

Artt. 1341-1342 Codice Civile

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