Contratto licenza marchio

Che cos'è il documento di contratto di licenza marchio?

Il contratto di licenza del marchio è un accordo mediante il quale una parte, titolare o licenziante, concede i diritti relativi al marchio ad un'altra parte, il licenziatario per poterlo utilizzare e sfruttarlo commercialmente, senza però diventarne il proprietario.

Attraverso questo documento si disciplinano tutte le modalità di utilizzo del marchio da parte del licenziatario, la sua durata e i limiti.

Qual è la differenza tra licenza marchio e cessione marchio?

Una licenza del marchio e una cessione del marchio sono due istituti diversi, che comportanto diversi effetti giuridici.

Per entrambi, occorrerà che il titolare del marchio abbia registrato il marchio e che questo ne abbia il completo diritto di poterlo utilizzare e quindi poterlo cedere oppure darlo in licenza.

Con la cessione, il titolare del marchio cede definitivamente la totalità o la parzialità di un marchio, il che significa che egli non potrà più utilizzarlo ma sarà il compratore a poterlo utilizzare.

Mentre con la licenza del marchio, il titolare del marchio rimane sempre tale, e il marchio verrà utilizzato commercialmente da altri soggetti per un periodo di tempo limitato.

È obbligatorio stipulare un contratto di licenza marchio?

No, non è obbligatorio avere un contratto scritto di licenza del marchio, in quanto questo può essere raggiunto anche in forma orale.

Ovviamente, data la complessità del contratto e i molti punti che devono essere negoziati, nella prassi si utilizza sempre la forma scritta.

Che cos'è un marchio?

Il marchio è un segno distintivo, ovvero serve ad identificare determinati prodotti o servizi rispetto alla concorrenza. Questo può essere sia identificato sotto forma di un nome, simbolo o immagine per far si che agli occhi del consumatore quel marchio rappresenti un'azienda, si pensi al simbolo di McDonald's o alla mela di Apple.

Che cos'è una licenzia del marchio?

Una licenza del marchio si ha quando il titolare del marchio lo cede temporaneamente ad un'altra persona per poterlo sfruttare commercialmente.

In questa maniera, il licenziante sarà sempre il titolare del marchio ma non lo utilizzerà in quanto questo verrà concesso, per un periodo limitato di tempo, al licenziante il quale lo potrà sfruttare.

Si pensi ad esempio alle squadre di calcio che utilizzano aziende altre aziende per alcuni prodotti del merchandising.

Non sono le squadre di calcio direttamente che producono i gadget o i prodotti alimentari (panettoni, uova di pasqua), ma altre aziende che sfruttano commercialmente il marchio.

Quali sono i requisiti preliminari per poter firmare un contratto di licenza marchio?

Per poter compilare il documento di licenza marchio occorrerrà che il marchio sia registrato in Italia presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) oppure a livello Europeo presso l'EUIPO.

Senza la registrazione, è possibile firmare un pre-contratto in attesa di regitrazione. Ovviamente, nel caso in cui la registrazione venisse negata, il contratto non avrà valore.

Chi può firmare un contratto di licenza marchio?

Un contratto di licenza marchio deve essere firmato dalla persona che è titolare del marchio (licenziante) e dalla persona che lo vuole utilizzare per sfruttarlo commercialmente (licenziatario).

Qual è la durata del contratto di licenza marchio?

Un contratto di licenza marchio generalmente va dai due ai cinque anni.

In ogni caso, le parti sono libere di poter stabilire una durata minore o maggiore a seconda delle loro esigenze.

Cosa fare una volta compilato il documento di contratto di licenza marchio?

Una volta compilato il documento di contratto di licenza marchio, questo deve essere firmato da entrambe le parti ed avere una copia a testa.

Il contratto può essere anche registrato e trascritto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ma la sua registrazione non è obbligatoria.

In caso di registrazione e trascrizione, il costo è di 81€.

Al contratto vanno allegati tutti i documenti necessari per far si che il licenziatario possa avere lo sfruttamento commerciale del marchio, come formule in caso di algoritmi, lista di prodotti, know-how e qualsiasi altro tipo di documento utile per utilizzare il marchio.

Che cosa si deve allegare ad un contratto di licenza marchio?

Si può allegare ad un contratto di licenza marchio un accordo di riservatezza (NDA) dove si possono indicare tutti i punti che le parti non possono rivelare a terzi.

Inoltre possono essere allegate tutte le informazioni relative al marchio e al suo corretto utilizzo.

Si deve andare dal Notaio per il contratto di licenza marchio?

No, non si deve andare dal Notaio per stipulare un contratto di licenza marchio, in quanto questo può essere stipulato liberamente dalle parti.

Si deve registrare un contratto di licenza marchio?

Seppur la registrazione e la trascrizione non è obbligatoria, questa può servire per far si di avere più certezza giuridica nei confronti di terzi.

In caso di registrazione e trascrizione, il costo è di 81€ e va effettuata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Come si tutela un marchio?

Per avere la tutela del marchio è necessario che questo venga registrato presso le sedi opportune, altrimenti qualsiasi altra persona potrebbe utilizzare liberamente quei determinati prodotti o servizi che si vogliono tentare di proteggere.

La registrazione può avvenire sia a livello nazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che a livello comunitario, ossia comprendendo la protezione all'interno di tutti i Paesi dell'Unione Europea, presso l'EUIPO Esiste anche la registrazione a livello mondiale, ma in quel caso si dovrà effettuare la registrazione in ognuno dei Paesi dove si vuole registrare il marchio.

La registrazione del marchio deve indicare a quali prodotti o servizi appartiene quel marchio, ossia che tipo di utilizzo si farà del marchio che si vuole registrare. A livello internazionale, per permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio, si prende come riferimento l'Accordo di Nizza. La classificazione di Nizza suddivide i prodotti nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Ciascuna classe è rappresentata da un titolo che dà informazioni generali sui relativi prodotti o servizi.

Che cosa deve contenere il contratto di licenza marchio?

Un contratto di licenza marchio deve contenere:

• Indicazioni delle parti: identificare chi è il titolare del marchio e chi è il licenziatario
• Esclusività: La licenza del marchio può essere concessa in esclusiva o non in esclusiva, nel primo caso il licenziatario sarà l'unico a poter agire ed utilizzare il marchio in una determinata zona geografica o in tutto il territorio italiano. Nel secondo caso il licenziatario potrà utilizzare il marchio ma il licenziatario deve obbligarsi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato, con lo stesso marchio, dal titolare o da altri licenziatari.
• Corrispettivo: è necessario indicare quale sarà il corrispettivo per la licenza del marchio, questo può essere deciso dalle parti nella maniera che loro preferiscono. Possono scegliere infatti se avere una quota d'ingresso (fee), che il licenziatario dovrà pagare al licenziante. Inoltre possono scegliere se il pagamento avverrà una tantum, a rate, oppure mediante una percentuale sul fatturato del licenziatario sullo sfruttamento del marchio. Nulla vieta che si abbia una combinazione tra le modalità di pagamento.
• Durata: la licenza del marchio non è quasi mai a tempo indeterminato, e generalmente questa dura dai 2 ai 5 anni, anche se non vi è un obbligo di legge che impone quanto debba durare la licenza.
• Obblighi per il licenziatario: il contratto prevede determinati obblighi per il licenziatario, che dovrà rispettare gli standard previsti dal licenziante, pena la perdita della licenza, oltre che l'eventuale risarcimento danni per la reputazione del marchio del licenziante.
  Riservatezza: generalmente per questi tipi di contratti viene sempre inserita una clausola di riservatezza in cui le parti mantengono riservato il contenuto del documento nei confronti di terzi.
• Altre clausole: Le parti sono libere di inserire altre clausole, quali, ad esempio, la possibilità del licenziatario di avere una prelazione su un'eventuale vendita del marchio da parte del licenziante, la possibilità di dare la licenza in sublicenza, ossia che un terzo possa sostituire al licenziatario nell'utilizzo del marchio, oppure quello di cedere la licenza ad un terzo.

Normativa di riferimento:

Art. 23 Codice della proprietà industriale.
Artt. 1341-1342 Codice Civile

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