16 de enero 2023
16 de enero 2023
Una vez registrada una marca en Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas ,(OEPM), la Ley de Marcas confiere a su titular un conjunto de derechos y obligaciones. El principal derecho consiste en prohibir a terceras personas que utilicen su marca en el tráfico económico, así como prohibir que soliciten el registro de una marca que sea idéntico o similar a la marca para productos o servicios de la misma clase, y que pueda implicar un riesgo de confusión en el público consumidor.
En la presente guía se definirá, en primer lugar, el concepto de marca. En segundo lugar, se explicará los derechos que tiene el titular de una marca, que son: el derecho a ceder u otorgar una licencia de uso y explotación de su marca a una tercera persona, y el derecho a prohibir el uso de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios similares. En tercer lugar, se analizarán las obligaciones que tiene que cumplir el titular de una marca para poder seguir beneficiándose de sus derechos.
Se considera como marca todos aquellos signos distintivos o símbolos que sirven para identificar el origen y características de productos o servicios en el mercado. La marca puede ser así una palabra o denominación, un conjunto de siglas o iniciales, un logo, un determinado color asignado a un producto o formas tridimensionales que identifiquen un producto (p. ej. la forma del envase donde se transporta el producto), entre otros.
Esta marca o símbolo distintivo se inscribirá en el registro de marcas de los países donde se comercializarán productos o servicios bajo la marca (en el caso español, se registrarán en la OEPM) con el fin de prevenir su uso por parte de terceros dentro del mercado español. Por otro lado, el registro de la marca será de carácter indefinido siempre que se mantenga su uso en el tiempo y se renueve su registro cada diez años.
Una vez registrada una marca en la OEPM, el propietario tiene derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, pudiendo ejercer un conjunto de derechos que le pueden generar rendimiento económico. A continuación analizaré estos derechos:
En primer lugar, el propietario de una marca tiene derecho a cederla a una tercera persona a cambio de un precio.
El contrato de cesión de marca es un acuerdo por el cual el propietario de una marca (cedente) cede o transmite a un tercero (cesionario) la titularidad de ésta a cambio del pago de un precio o canon o, si se prefiere, de forma gratuita. Esta transmisión puede ser sobre la totalidad de los productos o servicios recogidos bajo la marca, o bien de forma parcial sobre una parte concreta de los productos o servicios comercializados bajo una determinada marca.
En el contrato de cesión, el nuevo titular de los derechos de propiedad de la marca será el cesionario, por lo que el cedente no podrá seguir haciendo uso de la marca ni licenciar la misma a otras personas.
En segundo lugar, el propietario de una marca tiene el derecho a otorgar una licencia de uso y explotación de su marca a una tercera persona.
Esto se realiza a través del contrato de licencia de uso de marca, el cual es un acuerdo por el cual el propietaria de una marca (licenciante) cede a un tercero (licenciatario) los derechos de uso y explotación de la misma a cambio del pago de un precio o canon o de forma gratuita. De esta forma, se permite utilizar la marca a una tercera persona (es decir, se otorga una licencia de uso), sin que se transfiera, en ningún caso, la titularidad de la marca. El licenciante podrá otorgar la licencia de uso por un periodo de tiempo determinado (que puede ser a su vez renovable o no), o bien, por un periodo ilimitado. En el propio contrato se regulará la forma de llevar a cabo la remisión del uso de la marca al término del contrato.
Es importante que en el contrato se incluya unas instrucciones de uso otorgadas por el licenciante (p. ej. en referencia a los productos que se podrán distribuir bajo la marca) con el objeto de proteger la marca. Asimismo, se podrá limitar las campañas de publicidad, pudiendo incluso impedir que el licenciatario lleve a cabo actividades de promoción sobre las mismas. De esta forma, puede controlar en su totalidad la difusión de estos símbolos de acuerdo con su estrategia comercial e impedir que el licenciatario pueda perjudicar la imagen de la marca, nombre comercial o dominio de internet ejecutando una mala campaña de promoción.
A diferencia del contrato de cesión de marca, en este contrato únicamente se cede los derechos de uso sobre la marca pero en ningún caso se produce la transmisión de la titularidad como sí ocurre a través de la cesión.
En tercer lugar, una vez registrada la marca, el propietario de una marca tiene el derecho de prohibir el uso de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios similares que puedan producir riesgo de confusión al consumidor sobre el origen empresarial del producto.
Cuando una persona presenta una solicitud de registro de una nueva marca ante la Oficina de Marcas y Patentes, esta solicitud se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), que es totalmente público y al que cualquiera puede acceder. Una vez publicada en el BOPI, cualquiera persona puede presentar una oposición en el plazo de dos meses si considera que esa marca le perjudica.
En otras palabras, el propietario de la marca tiene que estar pendiente de que no intentan registrar una marca similar a la suya, y en caso de que lo hagan, tendrá que presentar un escrito de oposición indicando que existe una marca registrada anterior titularidad suya, que tiene efectos en España, y que, es suficientemente similar (o, en algunos casos, idéntica) a la nueva marca solicitada, y que como consecuencia, causa confusión en el público consumidor.
Ejemplo:
Luis registró su marca LALLONE UNIQUE en el año 2015 ante la Oficina de Marcas y Patentes. El 25 de octubre 2022 se publica en el BOPI la solicitud de la marca LAYONE UNICO, que además es para servicios similares. Ante esta situación, Luis presenta un escrito de oposición el día 25 de noviembre 2022 al registro de la marca indicando que la marca LAYONE UNICO es prácticamente idéntica y que, por tanto, puede causar confusión en el público consumidor.
El propietario de una marca también tiene una serie de obligaciones para mantener la marca activa y así poder seguir beneficiándose de sus derechos.
La primera obligación consiste en renovar la marca en plazo porque sino la OEPM acordara su caducidad. Las marcas duran 10 años desde la fecha de solicitud (no desde la fecha de registro). De tal manera, seis meses antes de la fecha de vencimiento, el propietario deberá solicitar la renovación de la marca si quiere mantener el derecho de exclusividad sobre ella, y volver a tener una vigencia de 10 años. Este periodo de renovación se alargará hasta seis meses después de la fecha de vencimiento. Es importante saber que la marca no se renueva automáticamente, aunque la OEPM avisará al titular de que tiene que proceder a renovar su marca. Por último, no hay limite temporal en la renovación de marcas; es decir, se puede renovar la marca tantas veces como se quiera. En caso de que no se renueve la marca en plazo, y se acuerde su caducidad, cualquier tercera persona puede aprovecharse y presentar la solicitud de registro de esa misma marca.
La segunda obligación consiste en usar la marca tal cual se encuentra registrada. La Ley de Marcas indica que si transcurrido cinco años no se ha comenzado a usar la marca, esto podría conllevar la cancelación del registro por caducidad debido a la falta de uso, salvo que haya causas que justifiquen la situación tales como casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor que impidan a su titular poder llevar a cabo el uso de su marca. Los casos fortuitos o de fuerza mayor son aquellas situaciones que imposibilitan el desarrollo de la actividad del titular de marca por hechos ajenos a él (ej. un terremoto, un huracán, etc).
¿La COVID-19 es un caso fortuito o situación de fuerza mayor?
Aunque dependerá de cada caso, es probable que la situación excepcional provocada por la COVID-19 sea aceptada como causa justificada ya que muchas actividades comerciales se vieron obligadas a cerrar temporalmente (o indefinidamente) sus negocios por obligación legal. Por tanto, la pandemia sí podría ser una causa que justificase el no uso de la marca.
Además, el propietario tiene que hacer un uso real y efectivo de la marca tal como se encuentra registrada. Si la marca tiene una denominación y un logotipo, el propietario puede hacer pequeñas variaciones en el tipo de grafía, tamaño o tonalidades de la marca, siempre que no altere sustancialmente la esencia o carácter distintivo de la marca. Por tanto, cualquier modificación sustancial en el signo registrado implica la obligación de solicitar un nuevo registro de marca, y la anterior puede ser cancelada por su no uso.