Licencia de uso de marca

¿Qué es una licencia de uso de marca?

Una licencia de uso de marca es un contrato mediante el cual el propietario de una marca debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, conocido como titular, autoriza a otra persona (licenciatario), a usar dicha marca. Se utiliza cuando el dueño de una marca registrada desea permitir que un tercero la use temporalmente, generalmente a cambio de una contraprestación económica, pero sin transferirle la propiedad de la marca. El objetivo es expandir el alcance de la marca o generar ingresos adicionales a través de su explotación por parte de un tercero autorizado.

La licencia de uso de marca significa que el licenciatario tiene un permiso formal y legal para usar la marca dentro de los términos acordados (productos/servicios específicos, territorio, duración, etc.), mientras que el titular conserva la propiedad y el control último sobre la misma.

¿Cuáles son los diferentes tipos de licencia de uso de marca?

Las licencias de uso de marca pueden clasificarse según diferentes criterios:

• Según el alcance de los productos/servicios:
  • Licencia Total: Se concede autorización para usar la marca en todos los productos o servicios para los cuales está registrada.
  • Licencia Parcial: Se concede autorización para usar la marca únicamente en algunos de los productos o servicios específicos para los cuales está registrada.
• Según la contraprestación:
  • Licencia Onerosa: El licenciatario paga una contraprestación (regalías, pago fijo, etc.) al titular por el uso de la marca. Es la modalidad más común.
  • Licencia Gratuita: Se permite el uso de la marca sin exigir un pago a cambio.

¿Cuál es la diferencia entre una licencia de uso de marca y un contrato de franquicia?

Aunque ambos implican el uso de una marca, el contrato de franquicia es más complejo. Además de la licencia de marca, incluye la transmisión de un "saber hacer" (know-how), un modelo de negocio probado, asistencia técnica y comercial, y a menudo implica una inversión inicial significativa y el seguimiento de estándares operativos estrictos por parte del franquiciado. La licencia de uso se centra primordialmente en el permiso para usar la marca.

¿Cuál es la diferencia entre una licencia de uso de marca y una cesión de marca?

La diferencia fundamental está en la transferencia de propiedad. La licencia de uso es una autorización temporal para usar la marca, donde el titular conserva la propiedad. En cambio, la cesión de marca implica la transferencia definitiva y permanente de la propiedad de la marca del cedente al cesionario, quien se convierte en el nuevo titular.

¿Es obligatorio tener una licencia de uso de marca?

No es obligatorio por ley tener un contrato escrito de licencia de uso de marca para permitir que un tercero use una marca. Sin embargo, la práctica estándar en los negocios es formalizar esta autorización mediante un contrato escrito.

Tener un contrato escrito proporciona seguridad jurídica a ambas partes, define claramente los términos y condiciones del uso (alcance, territorio, duración, pago, exclusividad, obligaciones), previene malentendidos y conflictos futuros, y sirve como prueba del acuerdo y sus límites ante cualquier disputa o frente a terceros. Además, para registrar la licencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (lo cual es opcional pero necesario para efectos de oponibilidad a terceros), se requiere un documento que pruebe la existencia de la licencia, como el contrato escrito.

¿Qué significa que una marca esté registrada?

Una marca registrada es un signo distintivo (como un nombre, logotipo, símbolo, diseño, o una combinación de estos) que ha sido oficialmente inscrito y protegido ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. Este registro confiere al titular el derecho exclusivo y excluyente de usar la marca en el mercado para identificar determinados productos o servicios, e impedir que terceros no autorizados utilicen esa marca u otras similares que puedan causar confusión en los consumidores, para los mismos productos o servicios o relacionados.

El registro otorga protección legal a la marca dentro del territorio nacional (o en los territorios donde se haya registrado) por un período determinado (generalmente 10 años, renovables indefinidamente). Es la base fundamental para poder ejercer acciones legales contra infracciones y para poder otorgar licencias de uso o realizar cesiones de la marca.

Sin el registro, un signo puede ser usado comercialmente, pero no goza de la protección legal específica ni de los derechos exclusivos que confiere el estatus de marca registrada, y por lo tanto, no se puede otorgar una licencia de uso en sentido estricto sobre él.

¿Cuáles son los prerrequisitos de una licencia de uso de marca?

El prerrequisito fundamental para poder otorgar una licencia de uso de marca válida es que la marca objeto de la licencia esté debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio a nombre del titular.

Sin un registro vigente, el titular no posee los derechos exclusivos sobre la marca que le permitan autorizar legalmente su uso por un tercero. Intentar licenciar una marca no registrada carece de fundamento legal y no otorga ninguna protección real al licenciatario ni al supuesto titular.

¿Quién puede celebrar una licencia de uso de marca?

En una licencia de uso de marca intervienen dos partes principales:

• El titular: es la persona natural o jurídica que es propietaria de la marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Debe tener la capacidad legal para disponer de sus derechos sobre la marca y otorgar la licencia.
• El licenciatario: es la persona natural o jurídica que recibe la autorización para usar la marca registrada bajo las condiciones establecidas en el contrato.

¿Cuál puede ser la duración de una licencia de uso de marca?

La duración de una licencia de uso de marca es definida libremente por las partes en el contrato. No existen mínimos o máximos legales estrictos establecidos por la normativa general de marcas. El plazo puede ser determinado (por ejemplo, 1 año, 5 años, 10 años) o incluso estar vinculado a la vigencia del registro de la marca. Es común que el plazo de la licencia no exceda el término de vigencia del registro marcario, aunque puede pactarse su renovación automática o sujeta a nuevas negociaciones.

¿Qué se debe hacer después de diligenciar la licencia?

Una vez que el documento este debe ser firmado por ambas partes (el titular y el licenciatario) o sus representantes legales si se trata de personas jurídicas. Se deberán firmar dos ejemplares originales, uno para cada parte.

Aunque no es obligatorio para la validez del acuerdo entre las partes, la práctica general es registrar la licencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El registro hace que la licencia sea oponible frente a terceros, lo que significa que terceros deben respetar los derechos del licenciatario. Para el registro se debe presentar el contrato y, si este no está autenticado, deberá asistir también el titular.

No es necesaria la autenticación de firmas en notaría para la validez del contrato, pero las partes lo pueden hacer para mayor seguridad.

¿Es necesario autenticar en notaría la licencia?

No, no es necesario autenticar las firmas en una notaría para que el contrato de licencia de uso de marca sea válido.

¿Es necesario registrar la licencia de uso de marca?

El registro de la licencia de uso de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no es obligatorio para que el contrato sea válido entre las partes. El acuerdo firmado surte plenos efectos entre ellos desde su celebración.

Sin embargo, el registro ante la SIC es generalmente realizado porque otorga oponibilidad frente a terceros. Esto significa que, una vez registrada, la licencia tiene efectos legales respecto a personas ajenas al contrato. Por ejemplo, si la marca es cedida posteriormente a un nuevo titular, este deberá respetar la licencia registrada. Además, el registro facilita la prueba de la existencia y alcance de la licencia en eventuales procesos legales.

¿Qué debe contener una licencia de uso de marca?

Para su validez, la licencia de uso de marca debe contener:

• Identificación de las partes: Nombre completo, identificación (C.C. o NIT) y domicilio del titular (Licenciante) y del licenciatario. Si son personas jurídicas, datos de sus representantes legales.
• Identificación de la marca: nombre exacto de la marca licenciada y número de registro o acto administrativo mediante el cual fue concedida por la SIC.
• Territorio: delimitar el área geográfica donde el licenciatario está autorizado a usar la marca (ej. una ciudad, un departamento, todo el país).
• Duración: establecer el plazo de vigencia de la licencia (fecha de inicio y fin) y las condiciones de renovación, si las hay.
• Precio: Indicar si la licencia es gratuita u onerosa. Si es onerosa, detallar el monto, la forma de cálculo (pago fijo, regalías sobre ventas, etc.) y la periodicidad y forma de pago.

¿Qué leyes son aplicables a la licencia de uso de marca?

En Colombia, la licencia de uso de marca se rige principalmente por las siguientes normativas:

• Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable en los países miembros, incluyendo Colombia. El Título VI regula específicamente lo relativo a las Marcas, y el Artículo 162 trata sobre las licencias de uso de marca, estableciendo la posibilidad de licenciarlas y la opcionalidad de su registro para efectos de oponibilidad a terceros.
• Código de Comercio Colombiano: aplica de manera supletoria en lo no previsto por la Decisión 486, especialmente en lo relativo a las obligaciones y contratos mercantiles en general.
• Resolución 4718 de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio: para el registro de afectaciones (como licencias) se debe aportar solicitud firmada o el contrato escrito.

¿Cómo modificar el modelo?

Completas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, con base en tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.