Contrato de cesión de marca

¿Qué es un contrato de cesión de marca?

Un contrato de cesión de marca es un acuerdo mediante el cual el propietario registrado de una marca (cedente) transfiere de forma permanente la titularidad y todos los derechos asociados a esa marca a otra persona o entidad (cesionario). El cesionario adquiere el derecho exclusivo de usar la marca para identificar sus propios bienes o servicios. Este tipo de contrato se utiliza cuando el dueño de una marca registrada decide venderla o transferirla definitivamente a un tercero. La transferencia implica que el cedente pierde todos los derechos sobre la marca, y el cesionario se convierte en el nuevo y único propietario legalmente reconocido.

Es obligatorio que la marca objeto de la cesión esté registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ya que es el registro lo que confiere los derechos exclusivos que se están transfiriendo.
La cesión de la marca puede ser a cambio de un precio o gratuita.

¿Cuál es la diferencia entre una cesión y una licencia de uso de marca?

La cesión de marca transfiere de manera permanente la propiedad de ésta y el nuevo dueño adquiere todos los derechos, pudiendo cederla de nuevo, otorgar licencias de uso, franquiciarla, etc. Por su parte una licencia de uso de marca es una autorización temporal para que otra persona haga uso de esta, por lo general a cambio de un precio, pero el dueño de la marca no pierde la propiedad sobre ésta ni sus derechos.

¿Cuál es la diferencia entre una cesión de marca y un contrato de franquicia?

Si bien tanto en el contrato de franquicia como en la cesión de una marca un tercero obtiene el derecho de hacer uso de una marca que no era de su propiedad, el contrato de franquicia no transfiere la propiedad de la marca, sino que permite usarla de manera temporal e involucra elementos adicionales tales como la transferencia de conocimiento para desarrollar la actividad comercial, la imitación del modelo de negocio, la inversión inicial, entre otros.

¿Es obligatorio tener un contrato de cesión de marca?

Sí, es necesario formalizar la cesión mediante un contrato escrito. Si bien el acuerdo verbal podría existir entre las partes, la ley exige que cualquier cambio en la titularidad de una marca registrada sea inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que tenga plenos efectos legales, especialmente frente a terceros.

El contrato escrito sirve como prueba del acuerdo y es el documento que se presenta ante la SIC para solicitar el registro de la transferencia. Sin este registro, el cesionario (nuevo propietario) no podrá defender la marca contra usos no autorizados por terceros, ni podrá otorgar licencias o franquicias, ya que legalmente no figurará como el titular.

¿Qué significa que una marca esté registrada?

Una marca registrada es un signo (como un nombre, logotipo, símbolo, diseño, o una combinación de estos) que ha sido inscrito oficialmente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Este registro otorga a su titular el derecho exclusivo de usar ese signo para identificar y distinguir sus productos o servicios de los de otros competidores en el mercado. El registro confiere protección legal contra el uso no autorizado de la marca por parte de terceros y permite al titular ejercer acciones legales para defender sus derechos. Además, una marca registrada puede ser licenciada, franquiciada o cedida (transferida) a otras personas o empresas.

¿Qué ocurre con las licencias o franquicias otorgadas?

¿Cuáles son los prerrequisitos para la cesión?

El prerrequisito fundamental es que la marca objeto de la cesión debe estar válidamente registrada y vigente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Sin registro, no hay derechos de marca que transferir legalmente.

Además, se debe verificar que la marca esté libre de cualquier tipo de gravamen, prenda, embargo, licencia exclusiva en conflicto o cualquier otra limitación que pueda afectar la transferencia de la titularidad o el uso pleno de la marca por parte del nuevo propietario (cesionario).

¿Quién puede celebrar un contrato de cesión de marca?

Las partes involucradas en un contrato de cesión de marca son:

• El Cedente: es el actual titular o propietario registrado de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
• El Cesionario: es la persona o entidad que adquiere la titularidad de la marca.

¿Qué hacer una vez diligenciado el contrato de cesión?

Una vez que el contrato de cesión de marca ha sido diligenciado y firmado por ambas partes (cedente y cesionario), se debe realizar el registro de la cesión ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El registro de la cesión de marca se puede realizar con el contrato firmado por ambas partes a través de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio o de manera presencial diligenciando el formulario de inscripción de afectaciones. Hasta que la cesión no esté registrada en la SIC, el cedente seguirá figurando como el titular legal de la marca, y el cesionario no podrá ejercer plenamente sus derechos como nuevo propietario.

Si bien el contrato no requiere ser autenticado para su validez, la práctica general es realizarlo para seguridad de las partes.

¿Es necesario autenticar la cesión en notaría?

Si bien no es necesario para la validez del contrato, la práctica general es realizar este procedimiento para seguridad de las partes.

¿Es necesario registrar el contrato de cesión de marca?

Sí, es necesario registrar la cesión de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Aunque el contrato es válido entre las partes desde su firma, el registro es indispensable para que la transferencia de propiedad sea efectiva frente a terceros y para que el cesionario (nuevo titular) pueda ejercer plenamente todos los derechos derivados de la marca (como defenderla contra infracciones, licenciarla, etc.).

El registro de la cesión de marca se puede realizar con el contrato firmado por ambas partes a través de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio o de manera presencial diligenciando el formulario de inscripción de afectaciones. Hasta que la cesión no esté registrada en la SIC, el cedente seguirá figurando como el titular legal de la marca, y el cesionario no podrá ejercer plenamente sus derechos como nuevo propietario.

¿Qué debe contener un contrato de cesión de marca?

Para su validez el contrato de cesión de marca debe contener:

• Identificación de las partes: nombre completo o razón social, documento de identidad o NIT, y domicilio del Cedente (quien transfiere) y del Cesionario (quien adquiere). Si son personas jurídicas, los datos de sus representantes legales.
• Identificación de la marca: el nombre exacto de la marca, el número de registro o del acto administrativo (resolución) que la concedió, y la lista de productos o servicios para los cuales está registrada la marca.
• Precio y forma de pago (si lo hay): el valor acordado por la cesión de la marca y la manera en que será pagado por el cesionario.
• Licencias o franquicias si las hay: se deben identificar las licencias o franquicias que se hayan otorgado sobre la marca y que se hallen vigentes al momento de la transferencia de la misma.

¿Qué leyes regulan la cesión de marca?

La principal normativa que rige la cesión de marcas registradas en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), específicamente su Título VI, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial aplicable a los países miembros, incluyendo Colombia. Esta decisión regula los requisitos y efectos de la transferencia de marcas.

¿Cómo modificar el modelo?

Completas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, con base en tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.