1 грудня 2021 року
1 грудня 2021 року
Рейтинг
5 - 1 голос
Індивідуалізація товарів і послуг відіграє чи не найважливішу роль у бізнесі. Компанії ретельно працюють над розробкою власного бренду з тим, щоб бути впізнаваними.
Сьогодні обсяг прибутку, що отримується компанією, напряму пов'язують із популярністю бренду, що належить такій компанії. Внаслідок цього бренди досить давно виступають самостійним об'єктом цивільного обороту - їх продають, купують, передають у заставу тощо.
З огляду на особливу правову природу бренду як результату інтелектуальної (творчої) діяльності існують свої особливості розпорядження правами на бренд. У цій статті пропонуємо розібратися в суті основних правочинів, які укладаються із брендом (торговельною маркою), а також в обсязі прав на бренд, що передається за такими договорами.
Торговельна марка (товарний знак, бренд) - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Оскільки товарний знак є результатом творчої діяльності людини (автора), він охороняється законодавством як об'єкт інтелектуальної власності. У зв'язку із цим таким об'єктам властива наявність в їх авторів як особистих немайнових, так і майнових прав по відношенню до таких об'єктів. Особисті немайнові права автора на торговельну марку не мають економічного змісту, є невідчужуваними від особи автора, а тому жодним чином не можуть виступати предметом будь-яких договорів, угод чи правочинів, що стосуються передачі прав на торговельну марку між особами. Автор торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності не може відмовитися від своїх особистих немайнових прав та не може бути їх позбавлений.
Тому коли мова йде про передачу прав на торговельну марку, говоримо виключно про передачу певного обсягу майнових прав на торговельну марку від однієї особи до іншої. Нижче у статті наводиться детальний аналіз особливостей укладення найбільш популярних договорів із торговельними марками.
Угода купівлі-продажу торговельної марки доволі поширене явище, яке супроводжує щоденну діяльність будь-якого бізнесу.
Ведучи мову про купівлю-продаж торговельної марки (далі "ТМ"), важливо безпосередньо перед датою підписання відповідної угоди звернути увагу на наступне:
За Договором купівлі-продажу від однієї особи до іншої передаються виключні майнові права на торговельну марку, що складаються з: (1) права на використання ТМ; та (2) виключного права дозволяти використання ТМ; та (3) виключного права перешкоджати неправомірному використанню ТМ, в тому числі забороняти таке використання; та (4) інших майнових права інтелектуальної власності, встановлених законом. За наслідками укладення цього договору одна сторона відчужує (передає на безповоротній основі) за плату іншій особі весь обсяг майнових прав інтелектуальної власності на ТМ.
Оскільки торговельна марка реєструється щодо певних класів (груп) товарів або послуг, для індивідуалізації яких вона використовується, за Договором купівлі-продажу видається можливим передати новому власнику виключні майнові права як на всі класи (групи) товарів, так і на деякі з них. Для цього сторонам договору потрібно буде визначити у тексті договору міжнародні коди класифікації товарів і послуг щодо тих об'єктів, для індивідуалізації яких відчужуються виключні майнові права на ТМ.
Оскільки власниками торговельних марок можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, жодних особливостей щодо суб'єктного складу правочинів з купівлі-продажу торговельної марки немає.
За наслідками передачі прав на ТМ від однієї особи до іншої необхідно провести державну процедуру реєстрації нового власника ТМ, що здійснюється Національним офісом інтелектуальної власності. Процедура реєстрації передбачає зміну імені старого власника на нового шляхом видачі оновленого свідоцтва на знак для товарів і послуг.
Ще одним доволі розповсюдженим способом комерціалізації ТМ є передача прав користування нею за відповідним ліцензійним договором третім особам.
Ліцензія на ТМ означає надання права користування ТМ власником третій особі (ліцензіату) на певний період часу і за плату. На відміну від договору купівлі-продажу, виключні майнові права на ТМ залишаються за власником, а от користувач отримує деякі права користування ТМ на певний строк, в межах певної території та за окрему плату.
Сторони у тексті Ліцензійного договору можуть обрати один із трьох можливих видів ліцензії:
Чинним законодавством України визначається перелік істотних умов, які обов'язково мають бути визначені у тексті Ліцензійного договору:
Використання ТМ за загальним правилом можливо шляхом (а) нанесення її на будь-який товар, для якого ТМ зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням ТМ з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); (б) застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої ТМ зареєстровано; (в) застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Так, власник ТМ може надати ліцензіату як право використовувати ТМ у будь-який дозволений законом спосіб, так і лише в один або декілька способів (залежить від домовленості сторін). Ліцензіат не має права використовувати ТМ у спосіб, який прямо не вказаний у тексті Ліцензійного договору.
Власник вправі визначити географічний район та/або певну територіальну одиницю, в межах якої ліцензіату дозволено буде використовувати ТМ. Використання ТМ поза межами території, визначеної у Договорі, вважається грубим порушенням умов виданої ліцензії.
Користування ТМ є строковим правом, тому сторонам у тексті Ліцензійного договору потрібно обов'язково визначити період часу, впродовж якого ТМ буде надано у користування. Звертаємо увагу, що строк користування ТМ за Ліцензійним договором не може бути довшим за строк чинності виданого свідоцтва на знак для товарів і послуг. Якщо сторонами строк ліцензії не визначено, тоді вважається, що ліцензіар отримує право користування ТМ на весь строк чинності виданого свідоцтва на знак для товарів і послуг для такої ТМ, однак не більше ніж на 5 років поспіль.
ТМ є уособленням певних уявлень та асоціацій споживачів щодо якості товарів або послуг, позначених за допомогою такої ТМ, тому у тексті Ліцензійного договору доволі часто прописується перелік вимог або характеристик, яким має відповідати товар чи послуга для індивідуалізації яких використовується ТМ.
Оскільки надання прав користування ТМ за Ліцензійним договором є оплатним, сторонам у тексті такої угоди потрібно визначити порядок оплати права користування. Зазвичай найбільш розповсюдженою моделлю оплати є роялті - регулярний платіж, що періодично сплачується ліцензіатом за отримані права користування ТМ. Роялті можуть визначатися у вигляді фіксованої суми або ж як відсоток від певної суми (наприклад, відсоток від певного прибутку чи доходу ліцензіату).
Інша модель оплати передбачає разову сплату ліцензіатом певної фіксованої суми (паушального платежу), який визначається у тексті Договору. Паушальний платіж може бути сплачений повністю або розбитий на декілька платежів, що підлягають перерахуванню на рахунок Власника у відповідності до встановленого графіку.
Укладення Ліцензійного договору не потребує проведення його державної реєстрації в будь-яких органах. Набуття ліцензіатом прав користування ТМ можливо вже від моменту укладення самого Ліцензійного договору, якщо тільки більш пізніша дата не зазначена у тексті самої угоди.
Майнові права на ТМ можуть виступати ефективним інструментом забезпечення виконання зобов'язань власника ТМ за будь-якими договорами, укладеними із третіми особами.
Перед укладенням договору застави Заставодержателю варто пересвідчитися у дотриманні власником майнових прав на ТМ певних умов, без яких у подальшому звернення стягнення на предмет застави може виявитися неможливим, зокрема:
Однією із ключових умов договору застави є його предмет - тобто обсяг прав на ТМ, що передаються в заставу. За цим видом договору в заставу передаються всі виключні майнові права на ТМ, а тому в разі звернення стягнення на предмет застави Заставодержатель стане новим власником ТМ (з необхідністю видачі нового свідоцтва). Важливо зазначити, що застава виключних майнових прав на ТМ можлива як щодо всіх класів товарів, щодо яких проводилася реєстрація ТМ, так і щодо деяких з них.
Чинне законодавство України не вимагає проведення обов'язкової державної реєстрації застави майнових прав на ТМ. Однак за бажанням сторін договору застави така реєстрація може бути проведена в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.
За умови виникнення деяких обставин (що не залежать від волі Заставодержателя або власника ТМ) свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано недійсним (до прикладу, в разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб). У зв'язку із цим Заставодержателю варто перед датою укладення договору застави пересвідчитися у відсутності будь-яких судових спорів між власником та третіми особами, на предмет оскарження реєстрації ТМ. Перевірити таку інформацію можливо через єдину пошукову систему судових рішень.
Ще однією особливістю договору застави майнових прав на ТМ є необхідність проведення попередньої оцінки вартості таких прав. Складність в оцінюванні будь-якого об'єкту інтелектуальної власності полягає у постійно змінюваній ліквідності такого об'єкту, що напряму залежить від гудвілу компанії та репутації самого бренду в цілому.