Contrato de cessão de marca

O contrato de cessão de marca é um contrato por meio do qual uma parte ("cedente") transfere a titularidade (propriedade) da sua marca para outra parte ("cessionário"). O contrato é o documento que formaliza, por escrito, a realização da cessão e as obrigações das partes.

Com a assinatura do contrato de cessão, o cessionário se torna responsável pelos direitos e obrigações relacionados à marca.

Uma marca é um sinal que diferencia e caracteriza produtos ou serviços.

Esse sinal pode se apresentar: apenas por meio de imagens (marca figurativa); apenas por meio de elementos escritos (marca nominativa); e por meio de elementos figurativos e nominativos em conjunto (marca mista). Há, ainda, a possibilidade desse sinal estar em uma posição específica do produto (marca de posição), como os elementos que ficam sempre no mesmo lugar de um calçado que é reconhecido por isso. Por fim, o sinal pode designar uma forma específica, como as embalagens de bebida por meio das quais o consumidor é capaz de reconhecer o produto (marca tridimensional).

No Manual da Marca, do INPI, há diversos exemplos ilustrados.

A propriedade de uma marca, no Brasil, ocorre por meio do seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Assim, para que se possa utilizar este documento, é necessário que a marca já tenha sido registrada ou, pelo menos, que haja um pedido de registro em tramitação no INPI.

A cessão não se confunde com a licença. A cessão é como uma venda, em que o cessionário passa a ser o titular, ou seja, o "dono" da marca cedida. Nesse caso, o antigo titular (cedente) deixa de ter qualquer relação com a marca. Por outro lado, em uma licença, o titular da marca apenas autoriza a outra pessoa que a utilize mediante determinado pagamento ou de forma gratuita. Em quaisquer dos casos, o INPI avaliará se os documentos atendem a todos os requisitos previstos em lei.

Este documento não deve ser utilizado nos casos de:

(i) cotitularidade de marcas (ou seja, quando mais de uma pessoa é titular da mesma marca);
(ii) cessão para mais de um titular (quando a marca será cedida para várias pessoas);
(iii) cessão de partes de uma mesma marca (quando se pretende ceder direitos de um determinado produto ou serviço especificado em um registro ou pedido de registro de marca); e
(iv) marca de certificação (usada para certificar a conformidade de um produto ou serviço com normas e padrões de qualidade) ou coletivas (usada para indicar que determinado produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade).

Providências prévias à utilização do documento

Para utilizar esse documento, antes de preenchê-lo, é necessário que alguns requisitos sejam cumpridos.

1. É preciso que a marca cedida esteja registrada ou em processo de registro perante o INPI. No documento, serão solicitadas informações referentes ao processo no INPI.

Embora seja possível realizar a cessão de uma marca que ainda esteja em processo de registro, sem que esteja totalmente registrada, deve-se ter ciência de que o registro da marca poderá não ser aprovado pelo INPI. Nesse caso, o cedente não será responsável e o cessionário arcará com o eventual prejuízo.

2. Deve-se assegurar que o cedente, no contrato, é o mesmo no registro do INPI. Nesse caso, é preciso ter atenção com algumas informações que podem ser encontradas no certificado de registro de marcas (para as marcas já registradas) ou na página de acompanhamento de marcas do INPI.

Por exemplo: Mariana, como pessoa física, registra uma marca no INPI. Meses depois, abre a empresa Brilhantes Relojoaria Ltda., da qual é a única sócia, e começa a utilizar a marca registrada. Embora a sócia da empresa e a titular da marca sejam a mesma pessoa, a empresa, na prática, não é titular do registro daquela marca, que está no nome de Mariana. Assim, se uma outra empresa ou pessoa física se interessar em comprar a marca, quem poderá realizar a cessão será Mariana, e não a empresa Brilhantes Relojoaria Ltda., que utilizava a marca.

3. É necessário que a atividade do cessionário tenha relação com o tipo de produto ou serviço designado pela marca. Dessa forma, uma empresa que ofereça serviços de limpeza não poderá adquirir uma marca que designa uma livraria, por exemplo.

4. Se o cedente possuir outras marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou relacionado, todas deverão ser cedidas, sob pena de indeferimento da cessão pelo INPI. Assim, se, por exemplo, a empresa Brilhantes Relojoaria Ltda., titular das marcas "Círculo da Prata" e "Circular Prata", quiser ceder a sua marca "Círculo da Prata" à empresa Autênticos Relógios Ltda., deverá ceder também a marca "Circular Prata".

5. Caso haja licenciamento em vigor, as partes devem ler cuidadosamente o contrato de licenciamento e se assegurar de que não há nenhuma proibição ou limitação que impeça a realização da cessão.

Como utilizar este documento?

Para utilizar este documento, é necessário ter em mãos as informações principais em relação à(s) marca(s), ao negócio e às partes envolvidas, como:

• qualificação completa de cada uma das partes e de seus representantes legais, no caso de pessoas jurídicas (nome completo/razão social, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF/CNPJ, RG, documento de identificação de estrangeiros e endereço/sede);
• número de registro, classe, tipo de marca (nominativa, figurativa, mista, tridimensional ou de posição);
• data de solicitação do pedido de registro da marca no INPI;
• data de encerramento da vigência (em caso de registro da marca);
• informações sobre eventuais disputas judiciais e de licenciamentos relacionados à marca; e
• se houver, o valor que será pago e a forma de pagamento.

Providências após o preenchimento do documento

Depois de integralmente lido, preenchido e compreendido, este documento deverá ser assinado pelas partes e, preferencialmente, por duas testemunhas.

A assinatura do contrato pode ocorrer de forma física ou eletrônica.

Caso ocorra de forma física, deverão ser impressas 02 vias do documento para assinatura. Após as assinaturas, deve-se providenciar o reconhecimento de firma das partes e cada qual, concluída essa etapa, deverá ficar com uma via do documento.

Caso a assinatura ocorra de forma eletrônica, as partes devem utilizar uma assinatura qualificada, por meio de um certificado digital. Ao final, as partes devem ter cada qual uma cópia assinada do documento.

Se houver testemunhas, como estas não são partes, não é necessário entregar-lhes cópias ou vias do contrato.

Para que a cessão produza efeitos perante terceiros (quem não é parte do contrato), é necessário que o cessionário protocole o contrato no INPI, por meio de uma petição de transferência de titularidade. Para a realização da transferência, será necessário o recolhimento de uma taxa ao INPI. Para mais informações sobre as diferentes etapas do procedimento, bem como sobre os documentos necessários para a transferência, consulte o Manual de Marcas e o guia próprio para protocolo disponibilizado no site do Governo Federal. O INPI também oferece uma Plataforma Integrada de Atendimento, em caso de dúvidas.

No caso de cedentes e cessionários domiciliados no exterior, deve-se ter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Ao final do procedimento, caberá ao novo titular solicitar a emissão de segunda via do certificado de registro de marca, após publicada a decisão que aprovar a alteração de titularidade.

Legislação aplicável

O contrato de cessão de marca é regulado pela seguinte legislação:

• Lei Federal nº 9.279/96; e
• Portaria/INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022.

Como editar o modelo?

Você preenche um formulário. O documento é redigido diante dos seus olhos, conforme as suas respostas.

No fim, você o recebe nos formatos Word e PDF. Você pode editá-lo e reutilizá-lo.