A LA OFICINA ESPAÑOLA DE MARCAS Y PATENTES
En ________, a ________
Asunto: ESCRITO DE CONTESTACIÓN AL SUSPENSO
Tipo de signo solicitado: Denominativa
EXP: ________
Fecha solicitud: ________
Fecha publicación suspenso: ________
PRIMERA.- Que en fecha ________ solicité la siguiente Marca: ________, formada por las siguientes palabras y/o números: ________, junto con las siguientes clases: ________.
SEGUNDA.- Que en fecha ________, la Oficina Española de Marcas y Patentes ha acordado la suspensión de la tramitación de mi expediente por la oposición basada en la Marca: ________, formada por las siguientes palabras y/o números: ________, en virtud del artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Dicho artículo se indica lo siguiente:
"Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.'
TERCERA.- A través del presente escrito de contestación al suspenso de signos distintivos, al amparo del artículo 21.1 de la Ley de Marcas, se pretende esclarecer la compatibilidad existente entre el signo registrado pretendido y el prioritario, fundamentándose en el propio artículo 6 de la citada Ley de Marcas.
El artículo 6 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la competencia empresarial y garantizar la protección de los derechos de los consumidores, prohíbe la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; un riesgo que incluye la posibilidad de asociación con la marca anterior. Por tanto, deberá tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas como las de la Unión Europea, y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
Por tanto, para entender que hay una contravención en el artículo 6 de la Ley de Marcas darse los siguientes criterios: una similitud de signos, una similitud o semejanza de productos o servicios, y un riesgo de confusión en el consumidor.
Para determinar si existe un riesgo de confusión en el público, el Tribunal Supremo acude al criterio del consumidor medio. Este consumidor es aquel consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (SSTJCE 16 de julio de 1998; 12 de febrero de 2004 y STS de 28 de marzo de 2005). Es un consumidor normal, no especializado, que normalmente contrata el producto o servicio sin efectuar un previo análisis minucioso. Ahora bien si se trata de productos específicos o muy especializados de alto valor o de carácter muy técnico, el tipo es el del consumidor especializado (SSTS 19 de mayo de 1993 y 29 de octubre de 1994 ).
El criterio de percepción que el consumidor medio tiene de las marcas que se examinan, supone tomar en consideración, por un lado, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, por lo que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria; por otro lado, que el nivel de atención del consumidor puede variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplados (STJCE 22 de junio de 1999).
CUARTA.- Para poder analizar si, en efecto, existe una similitud entre el signo registrado pretendido y el prioritario, el Tribunal Supremo ha establecido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones:
Por tanto, la falta de algunas de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de mi marca; es decir, basta que no se dé algunas de las anteriores circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al registro de mi marca. Esto significa que, aunque se produzca la similitud de signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos (Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288/2001).
Asimismo, según ha establecido la jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo. En otras palabras, se debe analizar globalmente y de forma independiente todos los factores del supuesto concreto, tales como los elementos distintos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente, y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado (SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013)).
QUINTA.- A continuación, se analizará ambas condiciones en el marco del presente expediente.
a) Respecto a la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos:
Es cierto que mi marca y la marca opositora tienen una similitud en el elemento fonético. No obstante, de conformidad al derecho comunitario (TJCE -Pleno- de 11 de julio de 1996) y la necesidad de una interpretación uniforme de éste, es necesario traer a colación la STJCE de 20 de marzo de 2003, que señala que el criterio de la identidad del signo debe ser objeto de interpretación restrictiva, de manera que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerada en su conjunto en relación con el consumidor medio, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos del consumidor.
Por último, se debe señalar el significado dispar de las denominaciones que compone las marcas en conflicto, ambos signos sugieren ideas diferentes en la mente del consumidor, lo que contribuye a aumentar las diferencias existentes entre las marcas en cuestión, impidiendo que exista riesgo alguno de asociación o confusión entre las mismas.
Aplicada la anterior doctrina, mi marca y la marca opositora no resultan absolutamente idénticos, y no existe riesgo de confusión para un consumidor medio.
b) Respecto a la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en Niza:
Aunque es cierto que existe una similitud en las clases solicitadas, ha de atenderse a la naturaleza real de los productos y servicios que designan las marcas. La similitud no depende de su clasificación en el nomenclátor internacional de marcas, pudiendo considerarse no similares productos o servicios incluidos en una misma clase. Como dice la el TJCE Sala 3ª, en sentencia de 26 de abril de 2007, nº C-412/2005, apartado 72 (referencia EDJ 2007/21706) que para apreciar la similitud de los productos de que se trata, hay que tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre dichos productos. Estos factores incluyen, en particular, la naturaleza, el destino, la utilización y el carácter competidor o complementario de estos últimos. Además, pueden tenerse en cuenta otros factores como: los canales de distribución, el público destinatario, y el origen habitual de los productos y servicios.
La sentencia Canon no establece una relación o jerarquía entre los factores. No obstante, se entiende que no pueden considerarse de manera independiente, ya que algunos de ellos están interrelacionados, y algunos son más importantes que otros. Generalmente, el grado de similitud entre productos y servicios es importante a la hora de decidir sobre el riesgo de confusión. En la mayoría de casos, un solo factor no resulta suficiente para determinar que un producto o un servicio se parezca a otro, incluso cuando sea uno de los considerados importantes. Será la combinación de los distintos factores y su importancia que permitirá alcanzar una conclusión final sobre la similitud.
Pues bien, un análisis detallado de estos factores en el caso concreto releva lo siguiente:
________
En su virtud,
SOLICITO, 852 22282252 225 2528222552 2822 2885822, 22 282222 2 22 22525 55888, 82 88585 555 2552228 222525258 5 282 852 825 52852 58 2522582222 52 5222522885, 2 22 82 2528255 5 5288855 22 28 8582 82285222 85 85585 52 25258888822 52 52288252 822222855 22 28 55288582 5.2.8) 52 85 222 28/5882, 52 8 52 588822852, 52 255858, 225 2588285 22252 85 25585 8288882555 2 28 88222 25825825582 85288822228 58225228858 2 22 822855585, 225 25222, 828 252852528228 5222528252228 52 85 25258888822 52 52288252 25288825 22 28 82588552 25282222 82258, 2 22 85 585 22 825 822825852 28 52288252 52 28 25585.
A LA OFICINA ESPAÑOLA DE MARCAS Y PATENTES
En ________, a ________
Asunto: ESCRITO DE CONTESTACIÓN AL SUSPENSO
Tipo de signo solicitado: Denominativa
EXP: ________
Fecha solicitud: ________
Fecha publicación suspenso: ________
PRIMERA.- Que en fecha ________ solicité la siguiente Marca: ________, formada por las siguientes palabras y/o números: ________, junto con las siguientes clases: ________.
SEGUNDA.- Que en fecha ________, la Oficina Española de Marcas y Patentes ha acordado la suspensión de la tramitación de mi expediente por la oposición basada en la Marca: ________, formada por las siguientes palabras y/o números: ________, en virtud del artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Dicho artículo se indica lo siguiente:
"Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.'
TERCERA.- A través del presente escrito de contestación al suspenso de signos distintivos, al amparo del artículo 21.1 de la Ley de Marcas, se pretende esclarecer la compatibilidad existente entre el signo registrado pretendido y el prioritario, fundamentándose en el propio artículo 6 de la citada Ley de Marcas.
El artículo 6 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la competencia empresarial y garantizar la protección de los derechos de los consumidores, prohíbe la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; un riesgo que incluye la posibilidad de asociación con la marca anterior. Por tanto, deberá tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas como las de la Unión Europea, y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
Por tanto, para entender que hay una contravención en el artículo 6 de la Ley de Marcas darse los siguientes criterios: una similitud de signos, una similitud o semejanza de productos o servicios, y un riesgo de confusión en el consumidor.
Para determinar si existe un riesgo de confusión en el público, el Tribunal Supremo acude al criterio del consumidor medio. Este consumidor es aquel consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (SSTJCE 16 de julio de 1998; 12 de febrero de 2004 y STS de 28 de marzo de 2005). Es un consumidor normal, no especializado, que normalmente contrata el producto o servicio sin efectuar un previo análisis minucioso. Ahora bien si se trata de productos específicos o muy especializados de alto valor o de carácter muy técnico, el tipo es el del consumidor especializado (SSTS 19 de mayo de 1993 y 29 de octubre de 1994 ).
El criterio de percepción que el consumidor medio tiene de las marcas que se examinan, supone tomar en consideración, por un lado, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, por lo que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria; por otro lado, que el nivel de atención del consumidor puede variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplados (STJCE 22 de junio de 1999).
CUARTA.- Para poder analizar si, en efecto, existe una similitud entre el signo registrado pretendido y el prioritario, el Tribunal Supremo ha establecido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones:
Por tanto, la falta de algunas de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de mi marca; es decir, basta que no se dé algunas de las anteriores circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al registro de mi marca. Esto significa que, aunque se produzca la similitud de signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos (Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288/2001).
Asimismo, según ha establecido la jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo. En otras palabras, se debe analizar globalmente y de forma independiente todos los factores del supuesto concreto, tales como los elementos distintos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente, y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado (SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013)).
QUINTA.- A continuación, se analizará ambas condiciones en el marco del presente expediente.
a) Respecto a la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos:
Es cierto que mi marca y la marca opositora tienen una similitud en el elemento fonético. No obstante, de conformidad al derecho comunitario (TJCE -Pleno- de 11 de julio de 1996) y la necesidad de una interpretación uniforme de éste, es necesario traer a colación la STJCE de 20 de marzo de 2003, que señala que el criterio de la identidad del signo debe ser objeto de interpretación restrictiva, de manera que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerada en su conjunto en relación con el consumidor medio, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos del consumidor.
Por último, se debe señalar el significado dispar de las denominaciones que compone las marcas en conflicto, ambos signos sugieren ideas diferentes en la mente del consumidor, lo que contribuye a aumentar las diferencias existentes entre las marcas en cuestión, impidiendo que exista riesgo alguno de asociación o confusión entre las mismas.
Aplicada la anterior doctrina, mi marca y la marca opositora no resultan absolutamente idénticos, y no existe riesgo de confusión para un consumidor medio.
b) Respecto a la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en Niza:
Aunque es cierto que existe una similitud en las clases solicitadas, ha de atenderse a la naturaleza real de los productos y servicios que designan las marcas. La similitud no depende de su clasificación en el nomenclátor internacional de marcas, pudiendo considerarse no similares productos o servicios incluidos en una misma clase. Como dice la el TJCE Sala 3ª, en sentencia de 26 de abril de 2007, nº C-412/2005, apartado 72 (referencia EDJ 2007/21706) que para apreciar la similitud de los productos de que se trata, hay que tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre dichos productos. Estos factores incluyen, en particular, la naturaleza, el destino, la utilización y el carácter competidor o complementario de estos últimos. Además, pueden tenerse en cuenta otros factores como: los canales de distribución, el público destinatario, y el origen habitual de los productos y servicios.
La sentencia Canon no establece una relación o jerarquía entre los factores. No obstante, se entiende que no pueden considerarse de manera independiente, ya que algunos de ellos están interrelacionados, y algunos son más importantes que otros. Generalmente, el grado de similitud entre productos y servicios es importante a la hora de decidir sobre el riesgo de confusión. En la mayoría de casos, un solo factor no resulta suficiente para determinar que un producto o un servicio se parezca a otro, incluso cuando sea uno de los considerados importantes. Será la combinación de los distintos factores y su importancia que permitirá alcanzar una conclusión final sobre la similitud.
Pues bien, un análisis detallado de estos factores en el caso concreto releva lo siguiente:
________
En su virtud,
SOLICITO, 852 22282252 225 2528222552 2822 2885822, 22 282222 2 22 22525 55888, 82 88585 555 2552228 222525258 5 282 852 825 52852 58 2522582222 52 5222522885, 2 22 82 2528255 5 5288855 22 28 8582 82285222 85 85585 52 25258888822 52 52288252 822222855 22 28 55288582 5.2.8) 52 85 222 28/5882, 52 8 52 588822852, 52 255858, 225 2588285 22252 85 25585 8288882555 2 28 88222 25825825582 85288822228 58225228858 2 22 822855585, 225 25222, 828 252852528228 5222528252228 52 85 25258888822 52 52288252 25288825 22 28 82588552 25282222 82258, 2 22 85 585 22 825 822825852 28 52288252 52 28 25585.
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