Contrato de cessão de marca

O que é um contrato de cessão de marca?

Por meio de um contrato de cessão de marca, uma parte chamada "cedente" transfere a titularidade (propriedade) de sua marca para outra parte, chamada "cessionário". O contrato é o documento que formaliza a cessão e as obrigações das partes.

Com a assinatura do contrato de cessão, o cessionário passa a ser "dono" da marca, responsável por seus direitos e obrigações.

 

O que é uma marca?

Uma marca é um sinal distintivo que identifica produtos ou serviços. A partir desse sinal, que pode ser um nome ou uma imagem, por exemplo, uma marca pode receber diferentes classificações:

• nominativa: é a marca constituída de um ou mais elementos escritos. É a própria palavra escrita (ex.: "CORONA", "VARIG" etc.);
• figurativa: é a marca constituída por meio de imagens ou elementos fantasiosos. É o caso do símbolo da Mercedes-Benz ou do Banco do Brasil, por exemplo.
• mista: é a marca que reúne elementos nominativos e figurativos. As marcas "ENEL" e "LIGHT" (além dos nomes escritos, a marca possui cores específicas, em uma fonte "desenhada") são exemplos.
• tridimensional: é a marca que se distingue pela forma do objeto (ex.: forma da garrafa de vidro da Coca-Cola e a embalagem do Toblerone);
• de posição: assim como a marca tridimensional, a marca de posição também está presente em um suporte físico. No entanto, a marca aqui não é a forma do produto, mas uma característica que se destaca por estar em determinada posição. O exemplo mais conhecido é o da sola vermelha nos sapatos Louboutin.

No Manual da Marca do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há diversos exemplos ilustrados.

 

Qual a diferença entre um contrato de cessão de marca e um contrato de licença de uso de marca?

Um contrato de licença de uso de marca (ou de licenciamento) é aquele por meio do qual o proprietário da marca permite que outra pessoa a utilize, com ou sem finalidade comercial. Nesse caso, a propriedade da marca não muda, apenas é autorizado que haja a exploração da marca por quem não é o seu dono. Este tipo de licença ou autorização é muito comum em franquias, pois sem autorização o franqueado não poderia utilizar a marca do franqueador para vender seus produtos ou serviços.

O contrato de cessão de marca, por outro lado, é o documento que formalizará uma mudança de propriedade: a marca será "vendida" pelo cedente ao cessionário. Nesse sentido, o cessionário não adquire uma simples autorização, mas todos os direitos sobre a marca, para explorar da forma como quiser.

 

É obrigatório fazer um contrato de cessão de marca por escrito?

Sim, é obrigatório. Para que a transferência seja registrada perante o INPI, é necessário que seja apresentado, dentre outros documentos, o que comprove a realização da cessão.

 

Quem pode assinar um contrato de cessão de marca?

Um contrato de cessão de marca poderá ser assinado por qualquer pessoa física ou jurídica, incluindo empresários individuais e microempreendedores individuais - MEIs. Em caso de pessoa jurídica, deve assinar o contrato seu representante legal regularmente eleito ou um procurador com poderes para tanto (ex.: chefes de departamento, gerentes de RH).

Além disso, é necessário que o cessionário (ou seja, a pessoa que "compra" a marca) exerça atividade que possua relação com o tipo de produto ou serviço designado pela marca adquirida. Dessa forma, uma empresa que ofereça serviços de limpeza não poderá adquirir uma marca que designa uma livraria, por exemplo.

 

Qual é o tempo máximo de duração de um contrato de cessão de marca?

Um contrato de cessão de marca não possui prazo de duração, pois por meio dele há a transferência da propriedade da marca, que passará a ter um novo "dono".

No entanto, o registro de marca possui o prazo de 10 (dez) anos, contados da data da sua concessão, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos. Nesse sentido, após a cessão da marca, o novo proprietário deverá se atentar ao prazo de vigência do registro da marca, para que possa renová-la no prazo adequado.

 

Quais são os pré-requisitos para utilizar um contrato de cessão de marca?

Antes de fazer um contrato de cessão de marca, deve-se atentar aos seguintes pré-requisitos:

1) A propriedade de uma marca decorre de seu registro no Instituto Naciona de Propriedade Industrial - INPI. Nesse sentido, para que uma marca possa ser transferida para outra pessoa, é necessário que a marca já seja registrada ou que haja ao menos o pedido de registro junto ao órgão.

A transferência do pedido de registro NÃO significa que o INPI aprovará o registro da marca. Para saber mais sobre registro, acesse o guia "Marcas: o que são e como protegê-las".

2) A pessoa (física ou jurídica) que realiza a cessão deverá estar registrada como titular (proprietária) da marca. Tal informação, dentre outras, poderá ser encontrada no certificado de registro de marcas (para as marcas já registradas) ou na página de acompanhamento de marcas do INPI.

Por exemplo: Mariana, como pessoa física, registra uma marca no INPI. Meses depois, abre a empresa Brilhantes Relojoaria Ltda., da qual é a única sócia, e começa a utilizar a marca registrada. Embora a sócia da empresa e a titular da marca sejam a mesma pessoa, a empresa, na prática, não é titular do registro daquela marca, que está no nome de Mariana. Assim, se uma outra empresa ou pessoa física se interessar em comprar a marca, quem poderá realizar a cessão será Mariana, e não a empresa Brilhantes Relojoaria Ltda., que utilizava a marca.

3) A atividade do cessionário deve ter relação com o tipo de produto ou serviço designado pela marca. Dessa forma, uma empresa que ofereça serviços de limpeza não poderá adquirir uma marca que designa uma livraria, por exemplo.

4) Se o cedente possuir outras marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou relacionado, todas deverão ser cedidas, sob pena de indeferimento da cessão pelo INPI ou de cancelamento das marcas similares.

Por exemplo: uma empresa de relojoaria é titular das marcas "Brilho da Lua" e "Lua Brilhante", ambas na classe 14 (metais preciosos e semipreciosos). Se a empresa quiser ceder a marca Lua Brilhante, também deverá ceder a marca Brilho da Lua, pois têm marcas similares e produtos iguais (metais preciosos e semipreciosos). Se não o fizer, é possível que a marca que não foi cedida tenha seu registro cancelado.

5) Caso haja licenciamento ou algum outro contrato que negocie a marca em vigor, as partes devem se assegurar de que não há nenhuma proibição ou limitação que impeça a realização da cessão.

 

O que deve ser feito depois que o contrato de cessão de marca estiver pronto?

Depois de redigido, o documento deverá ser assinado pelas partes e, preferencialmente, por duas testemunhas. A assinatura poderá ocorrer de forma física ou eletrônica.

Caso ocorra de forma física, deverão ser impressas duas vias do documento para assinatura. Caso a assinatura ocorra de forma eletrônica, as partes deverão utilizar um provedor capaz de garantir a autenticidade das assinaturas. Ao final, as partes devem ter cada qual uma cópia assinada do documento.

Se houver testemunhas, como estas não são partes, não é necessário entregar-lhes cópias ou vias do contrato.

No caso de cedentes e cessionários domiciliados no exterior, deve-se ter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

 

Quais documentos deverão ser anexados ao contrato de cessão de marca?

De forma geral, não é necessário anexar qualquer documento ao contrato de cessão de marca para sua validade. No entanto, se as partes quiserem, poderão anexar documentos complementares sobre a marca, como manuais de uso, dentre outros.

 

É necessário reconhecer firma no contrato de cessão de marca?

Não é necessário. No entanto, o reconhecimento de firma pode ser realizado se as partes quiserem garantir que as assinaturas apostas ao documento de fato pertencem àqueles que o assinaram.

O procedimento de reconhecimento de firma é feito junto a um cartório de notas e é pago. O preço varia de acordo com o local no qual o cartório se localiza.

 

É necessário registrar o contrato de cessão de marca?

Sim, é necessário. O contrato de cessão de marca, para que produza seus efeitos, deverá ser averbado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, por meio de um formulário de pedido de averbação. Além do formulário, será necessário realizar o pagamento da retribuição referente à formalização do ato perante o INPI, anexando:

• comprovante de pagamento da retribuição e sua Guia de Recolhimento da União (GRU);
• procuração digitalizada contendo poderes específicos para a assinatura de contratos, no caso do assinante não ser sócio, presidente, vice-presidente, diretor ou gerente;
• procuração digitalizada contendo poderes para representação perante o INPI;
• contrato contendo a identificação das partes, local e data de assinatura.

Poderão ser anexados ainda outros documentos pertinentes ao contrato, como comprovante de pagamento do valor da cessão, para comprovar sua efetivação.

Se entender necessário, o INPI poderá solicitar correção ou envio de novos documentos. Para saber mais, consulte a Portaria/INPI/PR nº 26, de 7 de julho de 2023 e a Portaria/INPI/PR nº 27, de 7 de julho de 2023. Além das normas, há ainda o Manual de Marcas e o guia próprio para protocolo disponibilizado no site do Governo Federal para auxiliar no processo. O INPI também oferece uma Plataforma Integrada de Atendimento, em caso de dúvidas.

 

Quais são os custos de um contrato de cessão de marca?

Os custos de um contrato de cessão de marca são aqueles relacionados ao reconhecimento de firma, se houver, e à averbação do documento junto ao INPI. O reconhecimento de firma é realizado em um cartório de notas, e o valor varia conforme o Estado.

O valor da averbação deverá ser consultado diretamente na página de emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU referente à prestação dos serviços pelo INPI.

 

O que não pode faltar em um contrato de cessão de marca?

O contrato de cessão de marca deverá conter, ao menos, as seguintes informações:

• os dados de qualificação completa de cada uma das partes e de seus representantes legais, no caso de pessoas jurídicas (nome completo/nome empresarial, nacionalidade, estado civil, profissão, cargo, documento de identificação e endereço/sede);
• número de registro ou de pedido de registro, classe, tipo de marca (nominativa, figurativa, mista, tridimensional ou de posição);
• data de solicitação do pedido de registro da marca no INPI;
• data de encerramento da vigência (em caso de registro da marca);
• local e data de assinatura;
• informações sobre eventuais disputas judiciais e de licenciamentos relacionados à marca; e
• se houver, o valor que será pago e a forma de pagamento.

Qual é a legislação aplicável ao contrato de cessão de marca?

O contrato de cessão de marca é regulado pela seguinte legislação:

• Lei Federal nº 9.279/96;
• Portaria/INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022;
• Portaria/INPI/PR nº 26, de 07 de julho de 2023; e
• Portaria/INPI/PR nº 27, de 07 de julho de 2023.

Como editar o modelo?

Você preenche um formulário. O documento é redigido diante dos seus olhos, conforme as suas respostas.

No fim, você o recebe nos formatos Word e PDF. Você pode editá-lo e reutilizá-lo.